Merklicentie
Wanneer producten op de markt worden gebracht door een ander dan de merkhouder, bijvoorbeeld door een distributeur, ligt daar vaak een licentieovereenkomst of licentiecontract aan ten grondslag. Een merklicentie houdt kort gezegd in dat het recht wordt gegeven van het merk gebruik te maken bij het aanbieden, verkopen en verhandelen van het merkproduct.
Er bestaan verschillende vormen van merklicenties, waaronder exclusieve licenties. Bij distributieovereenkomsten is veelal ook (tegelijk) sprake van een licentie.
Mondeling of schriftelijk
De wet stelt geen vormvereisten aan licenties. Dat betekent dat ook mondelinge licenties geldig zijn. Ook in die gevallen kan van een licentie sprake zijn, indien het product met impliciete toestemming van de merkhouder wordt verhandeld.
Een schriftelijk stuk wel nodig om de licentie te kunnen inschrijven, hetgeen voor derdenwerking zorgt.
Merkinbreuk
De wet bepaalt expliciet dat de merkhouder met het merk een ‘uitsluitend recht’ wordt gegeven, om tegen merkinbreuk of inbreuk op het merk op te treden. De wettekst luidt aldus dat de merkhouder het gebruik van een teken in het economische verkeer voor waren en diensten kan verbieden wanneer:
a) het teken gelijk is aan het merk en wordt gebruikt voor waren of diensten die gelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven;
b) het teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en wordt gebruikt met betrekking tot waren of diensten die gelijk zijn aan of overeenstemmen met de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan; verwarring behelst ook de mogelijkheid van associatie met het merk;
c) het teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk ongeacht of het wordt gebruikt voor waren of diensten die gelijk zijn aan, overeenstemmen met of niet overeenstemmen met die waarvoor het merk is ingeschreven, wanneer het een bekend merk betreft en wanneer door het gebruik zonder geldige reden van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt gehaald uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.
Juridische acties
De wettekst maakt duidelijk dat bij inbreuk op het merkrecht, de merkhouder meteen actie kan ondernemen, bijvoorbeeld door het vorderen van een rechterlijk verbod, met dwangsommen, en het instellen van de vordering tot schadevergoeding wegens merkinbreuk.
Positie merklicentienemer
Bij inbreuk op een merk dat in licentie is gegeven, kunnen een aantal situaties worden onderscheiden: ofwel de merkhouder treedt zelf in rechte op, ofwel de licentienemer doet dat, ofwel zij doen dat tezamen. Denkbaar is immers dat de zowel de merkhouder als de licentienemer zelf schade lijden en een verbod willen eisen.
De wet bepaalt hierover het volgende, zoals kenbaar uit het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) en de Uniemerkenverordening (UMVo):
Onverminderd het bepaalde in de licentieovereenkomst kan de licentiehouder een vordering wegens inbreuk op een merk alleen instellen met toestemming van de houder van dat merk. De houder van een exclusieve licentie kan een dergelijke vordering evenwel instellen indien de merkhouder niet, na daartoe te zijn aangespoord, binnen een redelijke termijn zelf een vordering wegens inbreuk instelt. (…) De licentiehouder kan in de vordering wegens inbreuk die de houder van het merk aanhangig heeft gemaakt, tussenkomen om de door hem geleden schade vergoed te krijgen.
De licentienemer kan dus slechts genoemde vorderingen in rechte instellen, indien er toestemming is van de merkhouder. Onder omstandigheden kan de licentienemer ook tussenkomen om zijn eigen schade vergoed te krijgen. De licentienemer kan daarnaast zoals gezegd ook mede-eiser zijn. In het BVIE is ook nog bepaald dat een zelfstandige schadevergoedingsvordering slechts door de licentiehouder kan worden ingesteld als de bevoegdheid daartoe is bedongen.
Praktijkvoorbeeld
In een recent praktijkvoorbeeld ging het mis voor licentiehouder Silk Cosmetics, die op basis van een exclusieve distributie- en licentieovereenkomst parfums en andere cosmeticaproducten op de markt brengt. Silk Cosmetics spreekt Notino aan met de stelling dat er inbreuk wordt gemaakt op de merken hierop, door niet toegestane parallelimport en verhandeling van gedecodeerde producten onder de merken en haar een sommatiebrief gestuurd om zich daar met onmiddellijke ingang van te onthouden. Vervolgens stuurt Silk Cosmetics een dagvaarding wegens merkinbreuk.
Notino betwist echter dat Silk Cosmetics vorderingsgerechtigd is, omdat Silk Cosmetics niet de vereiste toestemming heeft van de merkhouder om de op de merken gegronde vorderingen in te stellen. De rechtbank gaat daar in mee, op de volgende gronden:
Onverminderd het bepaalde in de licentieovereenkomst, kan Silk Cosmetics op grond van artikel 25 lid 3 UMVo de op de UMVo gegronde vorderingen alleen instellen met toestemming van de merkhouder, World Branding. Als exclusieve licentiehouder kan zij de vordering ook instellen indien de merkhouder niet, na daartoe te zijn aangespoord, binnen een redelijke termijn zelf een vordering wegens inbreuk instelt.
(…)
Tijdens de comparitie heeft Silk Cosmetics verklaard dat de merkhouder volledig achter deze procedure staat en “in andere landen wordt ook tegen Notino gevochten”. Verder heeft zij erop gewezen dat de Belgische deurwaarder het onder 2.13 bedoelde proces-verbaal van vaststelling heeft opgemaakt in opdracht van de merkhouder. Anders dan Silk Cosmetics betoogt, volgt hieruit echter niet dat zij beschikt over de op grond van artikel 25 lid 3 UMVo vereiste toestemming van de merkhouder. Ook overigens volgt dat niet uit de stukken.
(…)
Silk Cosmetics heeft tijdens de comparitie ook verklaard dat de toestemming van de merkhouder binnen zeer korte tijd schriftelijk bevestigd kan worden. Silk Cosmetics had echter al in de dagvaarding moeten stellen dat zij beschikte over de volgens artikel 25 lid 3 UMVo vereiste toestemming van de merkhouder om in een procedure als deze een verbodsvordering ten aanzien van de Merken in te stellen, dan wel dat zij daartoe bevoegd is omdat de merkhouder, na daartoe te zijn aangespoord, niet binnen een redelijke termijn zelf een vordering wegens inbreuk heeft ingesteld. Zij heeft dat niet gedaan. Zij heeft dit ook niet gedaan nadat Notino in haar conclusie van antwoord en de antwoordakte had betwist dat zij gerechtigd was om de vorderingen in deze procedure in te stellen. Eerst op de comparitie van partijen heeft zij verklaard dat de merkhouder achter de procedure staat en schriftelijke bevestiging daarvan aangeboden.
Dat laatste is in dit geval te laat. De rechtbank acht het in strijd met de eisen van de goede procesorde om Silk Cosmetics alsnog in de gelegenheid te stellen de door haar bedoelde schriftelijke bevestiging van de toestemming van de merkhouder in het geding te brengen. De slotsom luidt daarmee dat niet is voldaan aan de in artikel 25 lid 3 UMVo neergelegde eis van toestemming (dan wel een uitblijvende reactie) van de merkhouder.
Onrechtmatige daad
Noemenswaardig is dat ook de vordering gegrond op onrechtmatige daad hetzelfde lot ondergaat: ‘Nu de op onrechtmatig daad gestoelde vordering van Silk Cosmetics als licentiehouder hetzelfde doel dient als de verbodsvordering op grond van de UMVo, kan Silk Cosmetics deze vordering niet instellen zonder toestemming (dan wel uitblijvende reactie) van de merkhouder. Voor zover Silk Cosmetics met het gesteld onrechtmatig handelen jegens de merkhouder rechtstreeks opkomt voor de belangen van de merkhouder, moet zij beschikken over een last daartoe van de merkhouder. Dat zij die heeft is gesteld noch gebleken terwijl het gelet op de betwisting van de vorderingsgerechtigdheid door Notino wel op de weg van Silk Cosmetics had gelegen om – zo sprake van lastgeving zou zijn – daarvan blijk te geven'.
De slotsom luidt dat de vorderingen reeds moeten worden afgewezen omdat niet vaststaat dat Silk Cosmetics bevoegd is deze in te stellen.
Conclusie
Uit deze uitspraak blijkt het belang van licentienemers om, indien zij zelf merkinbreuk willen verbieden, vóóraf schriftelijk toestemming te krijgen van de merkhouder om juridische acties in te stellen. Dat kan ook vooraf in een licentieovereenkomst of distributieovereenkomst geregeld worden.
Joost Becker, advocaat merkenrecht
