Merklicentie en faillissement
Een merklicentie is te omschrijven als de toestemming van de merkhouder-licentiegever aan de licentienemer om handelingen te verrichten die aan de merklicentiegever voorbehouden zijn. Een licentie is een wederkerige overeenkomst. De licentienemer wordt in zijn merkgebruik geduld, althans heeft het recht in dat gebruik geduld te worden. De merklicentiegever zegt toe niet tegen de merklicentienemer te zullen optreden. Meestal zijn er betalingsverplichtingen voor de licentienemer.
Dat licenties op merken kunnen worden gegeven volgt uit art. 2.32 BVIE en art. 22 GMV, maar verder zijn licenties niet wettelijk geregeld. Zij worden beheerst door de (verbintenisrechtelijke) afspraken die partijen hebben gemaakt.[1] Vaak, maar niet altijd, worden afspraken gemaakt tussen partijen wat er gebeurt met de licentie in geval van faillissement.
Ter bepaling van de gevolgen van een faillissement voor merklicenties moeten de situaties van de failliete licentienemer enerzijds en de failliete licentiegever anderzijds worden onderscheiden.
Faillissement merklicentienemer
Indien de merklicentienemer failliet gaat, is vaak contractueel bepaald dat de licentie automatisch eindigt. Is niets bepaald over beëindiging, dan zal de licentiegever verder merkgebruik praktisch altijd kunnen tegengaan omdat de failliet niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen. In dat geval zal de licentiegever de licentieovereenkomst immers kunnen ontbinden. De curator van de merklicentienemer staat dus in beginsel altijd met lege handen, tenzij hij met succes de voortzetting van de licentie verzoekt aan de licentiegever. Die zal echter niet (snel) geneigd zijn aan dat verzoek te voldoen indien hij niet betaald krijgt.
Faillissement merklicentiegever
Voor de positie van de failliete merklicentiegever moet gekeken worden naar (de gevolgen van) het Nebula-arrest.[2] In dat arrest is de casus kort gezegd als volgt. Gefailleerde heeft vóór het faillissement de economisch eigendom van een onroerende zaak overgedragen aan een ander (Walton). Gefailleerde bleef wel juridisch eigenaar. Walton verhuurde (een deel van) de onroerende zaak op eigen naam aan twee huurders. Tijdens het faillissement is de vraag of de curator de onroerende zaak mocht ontruimen, en dus het gebruiksrecht op het pand van de huurders kon negeren, of toch deze uit het economisch eigendom voortvloeiende rechten moest dulden. De Hoge Raad oordeelt dat de economisch eigenaar de rechten uit een wederkerige overeenkomst niet kan blijven uitoefenen alsof er geen faillissement is. Anders zou het beginsel van paritas creditorum, gelijkheid van schuldeisers - dat geldt tijdens faillissement - op onaanvaardbare wijze worden doorbroken. Het gebruiksrecht op de onroerende zaak kan niet aan de curator worden tegengeworpen. Een en ander ligt volgens de Hoge Raad slechts anders indien er sprake is van ‘uitzonderlijke, in de wet uitdrukkelijk geregelde, gevallen’.
Met vele anderen meen ik dat het arrest óók geldt voor licenties op een in de faillissementsboedel vallend recht van intellectuele eigendom.[3] Net als bij economisch eigendom is er bij een licentie ook een niet-zakenrechtelijke relatie die beheerst wordt door gemaakte afspraken. De curator van de merkhouder hoeft de uitgegeven licentie dus niet te respecteren en mag wanpresteren onder de licentieovereenkomst. Hierbij maakt het volgens mij niet uit of de licentie wel of niet is ingeschreven omdat de faillissementscurator geen ‘derde’ is als bedoeld in art. 2.33 BVIE en art. 23 GMV, maar juist de wettelijke representant van de failliet.[4]
De curator kan de licentienemer óók verbieden nog langer gebruik te maken van het merk.[5]
Immers, de toestemming die de merklicentienemer eerder had c.q. het recht om geduld te worden, kan niet tijdens het faillissement geldend worden gemaakt omdat crediteuren hun rechten ten opzichte van de boedel alleen ter verificatie kunnen indienen (art. 26 Fw). Ik meen daarom ook dat hetzelfde geldt als de merklicentienemer volledig vooruit betaald heeft.[6] De benadeelde merklicentienemer heeft slechts een concurrente vordering op de boedel. Als dat anders zou zijn, zou de merklicentienemer worden bevoordeeld ten opzichte van andere schuldeisers, hetgeen in strijd zou zijn met de rechtsregels zoals genoemd in het Nebula-arrest.
Productie en verkoop gemerkte goederen
Het is ondertussen de vraag of eventueel door de licentienemer onder licentie geproduceerde en gemerkte goederen door hem mogen worden verkocht aan derden. Anders dan Zwitser,[7] die meent dat de derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid meebrengt dat de licentie mag worden aangepast in die zin dat geproduceerde goederen onder het merk mogen worden verkocht, meen ik dat zulks afhangt van de reikwijdte van de licentie. Indien louter voor de productie van gemerkte goederen een licentie is verstrekt dan ontbreekt in mijn optiek sowieso toestemming voor verkoop aan derden (zie art. 2.32 lid 2 BVIE en art. 22 lid 2 GMV). Aanpassing van de licentie is dan niet aan de orde. Mogelijk komt de producent wel een retentierecht toe op het geproduceerde. Echter, zelfs als dat zo is, dan prevaleert mijns inziens het verbodsrecht van de merkhouder (wegens het ontbreken van toestemming tot verkoop) boven de uitoefening van het recht van parate executie.[8] Omvat de licentie ook de verkoop van gemerkte goederen, dan meen ik dat vóór faillissement geproduceerde goederen in het verkeer mogen worden gebracht door de merklicentienemer. Daarvoor is immers toestemming door de merkhouder verleend. Echter, zodra de merkhouder failliet gaat hoeft de curator op grond van het Nebula-arrest het verdere gebruik door de licentienemer van het in licentie gegeven merkrecht niet te dulden. Dan kan de curator van de merkhouder de productie en verkoop door de licentienemer dus tegengaan. Ook dan rest de benadeelde merklicentienemer volgens mij louter een concurrente vordering op de boedel.
Verkoop van het merk
Het Nebula-arrest maakt voorts duidelijk dat de curator van de merklicentiegever het merk - met voorbijgaan aan de licentie - kan verkopen en te gelde maken. Verdedigd is wel dat met wanprestatie door de curator (jegens de merklicentienemer door de verkoop van het merk) een reëel belang van de boedel gediend moet zijn[9] en het te gelde maken voor de boedel voordeliger moet zijn dan het laten voortduren van de licentie.[10] Ik vind daar wel wat voor te zeggen omdat de curator het belang van de boedel moet dienen. Met louter een hoger saldo van de boedel voor concurrent schuldeisers is dat belang in beginsel niet gediend. Dat belang is wel gediend als het actief in de boedel naar rato van de schulden toeneemt. Hiervan kan onder omstandigheden sprake zijn indien het merk vrij van licentie een hogere waarde vertegenwoordigt dan (kort gezegd) het saldo van de verkoopopbrengst van het merk met licentie. Als de curator het merk inderdaad verkoopt, rest de merklicentienemer louter indiening van een concurrente vordering op de boedel.
Verzoek aan curator
Uit het bovenstaande volgt dat de positie van de merklicentienemer een lastige is. Hij kan zichzelf meer duidelijkheid verschaffen door de curator te verzoeken om de merklicentieovereenkomst gestand te doen (zie art. 37 Fw). Immers, vaak is het enige dat de licentiegever moet doen het dulden van merkgebruik, welke verplichting de curator weinig of geen tijd en geld kost. Indien hij daarin bewilligt, wordt de licentie voortgezet. In de praktijk zal het om deze redenen niet zo vaak voorkomen dat de curator van de merklicentiegever aan de licentie voorbijgaat.[11]Als de curator de licentie evenwel niet gestand doet, rest de merklicentienemer zoals gezegd louter indiening van een concurrente (schadevergoedings)vordering ter verificatie (art. 37a Fw).
Verkrijger van het merk gebonden aan licentie?
Is de derdenverkrijger van het merk uit faillissement gebonden aan eventuele rechten van de licentienemer uit een bestaande licentieovereenkomst, en maakt het daarbij uit of de licentie wel of niet is ingeschreven? Als het gaat om een niet-ingeschreven licentie op Benelux merken, kan aan een dergelijke licentie naar mijn mening geen derdenwerking toekomen.[12] De verkrijger is niet gebonden aan de niet-ingeschreven licentie. Art. 2.33 BVIE vereist voor derdenwerking immers inschrijving van de licentie. Art. 23 lid 1, 2e volzin, GMV bepaalt voor niet-ingeschreven Gemeenschapsmerklicenties dat deze kunnen worden tegengeworpen aan derden die ‘rechten op het merk verworven hebben’ indien zij op het moment waarop zij de betrokken merkrechten verwierven van de licentiëring op de hoogte waren. Hieruit kan mogelijk worden afgeleid dat derdenverkrijgers niet-ingeschreven Gemeenschapsmerklicenties onder specifieke omstandigheden tegen zich moeten laten gelden (zie evenwel hierna).
Hoe is de positie van de ingeschreven licentienemer ten opzichte van de verkrijger van het merk uit de failliete boedel? Door Jager en Weening is verdedigd dat derdenverkrijgers een ingeschreven merklicentie (of indien slechts de titel van de licentie is ingeschreven: het enkele bestaan van een licentie) tegen zich moeten laten gelden. Zij baseren zich daarbij (vooral) op bepalingen uit de Rijksoctrooiwet over derdenwerking, en beschouwen die bepalingen als de in het Nebula-arrest door Hoge Raad gemaakte uitzondering (een ‘uitzonderlijk’, in de wet ‘uitdrukkelijk’ geregeld geval).[13] Van Engelen meent dat de positie van de ingeschreven merklicentienemer niet wordt aangetast door het faillissement, mede omdat rechtsopvolgers niet zomaar mogen verwachten dat de curator het recht vrij van licentie kan verkopen.[14] Aan deze argumentatie kan mogelijk worden toegevoegd dat doorhaling van de licentie zelf alleen op gezamenlijk verzoek van de merkhouder en de licentienemer kan geschieden (art. 2.25 lid 2 BVIE).
Echter, omstreden is of een ingeschreven Benelux-merklicentie de rechtsopvolger van de merkhouder onder bijzondere titel bindt.[15] (In de lagere rechtspraak is zulks wel geoordeeld over ingeschreven Gemeenschapsmerklicenties.[16]) Hoewel veelal wordt aangenomen dat er sprake is van derdenwerking van ingeschreven merklicenties, lees ik in het BVIE en de GMV bovendien niet uitdrukkelijk dat wanneer het merk wordt overgedragen uit een faillissement, ingeschreven licenties die daarop gevestigd zijn ook tegenover de nieuwe merkhouder kunnen worden ingeroepen en dus ook tegenover hem geldig blijven. Het blijft mijns inziens dus nog maar de vraag of de in art 2.33 BVIE en art. 23 GMV geformuleerde derdenwerking aldus werkt dat derdenverkrijgers van het merk uit faillissement óók aan ingeschreven licenties gebonden zijn. Hoe dit alles ook zij, de licentienemer doet er naar mijn mening sowieso goed aan om ((een uittreksel van de) belangrijkste bepalingen van) de merklicentieovereenkomst te doen inschrijven in het merkenregister,[17] zodat hij zich in elk geval op het standpunt kan stellen dat de licentie derdenwerking heeft tegenover rechtsopvolgers.
Indien en voor zover de (ingeschreven) merklicentie géén derdenwerking heeft jegens de verkrijger, dan rest de licentienemer louter een concurrente vordering die ter verificatie moet worden ingediend respectievelijk een mogelijke vordering tot schadevergoeding wegens profiteren van wanprestatie jegens de verkrijger.[18] Die verkrijger kan zich op zijn beurt overigens op zijn verbodsrecht beroepen jegens de voormalig licentienemer.[19]
Kan de curator deze hele problematiek omzeilen door de merklicentieovereenkomst eenzijdig te beëindigen? Volledige duidelijkheid in welke gevallen de curator dat mag, is er niet.[20] Indien de curator wel mag beëindigen, wordt het enkele feit dat er dan nog een licentie staat ingeschreven in het register of dat deze nog zou moeten worden doorgehaald (in geval van faillissement) zinledig. De licentieovereenkomst bestaat dan immers niet meer (heeft daarom geen derdenwerking) en het merk kan daarna vrij van de licentie worden verkocht, overgedragen en geleverd aan derden. Beëindiging zal naar mijn oordeel in elk geval in het belang van de failliete boedel moeten zijn, dus per saldo tot een hoger saldo van het actief in de boedel moeten leiden.
Ik wijs er ten slotte op dat in de literatuur getracht is de positie van de merklicentienemer via andere juridische constructies te versterken (door licenties te kwalificeren als huur of vruchtgebruik, en het bedingen van zekerheidsrechten).[21] Als ik het goed zie, bieden die oplossingen de licentienemer geen soelaas met name omdat de uitvoerbaarheid in de praktijk op grote bezwaren stuit.
Contractuele regeling
Overigens, indien de merkhouder failliet gaat en in de licentieovereenkomst een clausule is opgenomen die de overeenkomst automatisch doet eindigen in geval van faillissement, dan eindigt de licentie op basis daarvan.[22] De curator heeft in dat geval geen omkijken meer naar de licentie.
Einde van het faillissement
Mocht het merk tijdens het faillissement niet zijn overgedragen en het faillissement eindigen, terwijl de curator en de licentienemer de overeenkomst hebben laten voortduren, dan herleeft de licentie weer tussen de ex-failliet en de licentienemer.[23]
In het vierde deel van deze serie wordt ingegaan op gemerkte producten in de boedel, zekerheidsrechten op gemerkte producten en paulianeuze handelingen waarbij merken betrokken zijn. Kijk op deze kennispagina voor meer berichten in de Serie Merk en Faillissement.
[2] HR 3 november 2006, NJ 2007, 155 (Nebula), m.nt. P. van Schilfgaarde. Zie voor een uitgebreide uiteenzetting van de problematiek (vóór het Nebula-arrest): A.A. Quaedvlieg, ‘Intellectuele eigendomslicenties in ‘Boek9 Fw’’, NTBR 1995, p. 226-235.
[3] Ook A.-G. Huydecoper trekt in zijn conclusie bij het Nebula-arrest (nr. 15, voetnoot 13, nr. 20, voetnoot 14, nrs. 28, 30, 32-34) een duidelijk vergelijk met de gefailleerde licentiegever.
[4] Zie P.R.W. Schaink, ‘Enkele IE-bespiegelingen door de bril van een faillissementscurator’, IER 2009/6, p. 297, alsmede A. Slaski, ‘De gebondenheid van de curator aan overeenkomsten’, in: Insolad Jaarboek 2009, p. 125-126 en T.T. Van Zanten, De overeenkomst in het insolventierecht (diss. 2012), p. 262-264. Anders: Th.C.J.A. van Engelen, ‘Licenties in faillissement na het Nebula-arrest: schuifelen tussen de scherven’, IER 2009, p. 299-308, nr. 6.
[5] Vgl. R.D. Vriesendorp, ‘Nebula (Van den Bos q.q./Mulders & Welleman)’, AAe 2007-07, p. 239 en Schaink 2009 a.w, p. 297.
[6] Zie immers art. 26 Fw. Anders dan de Auteurswet voor software (art. 45j Aw), kent het BVIE geen specifieke regeling voor het voortgezette rechtmatige gebruik van een merk.
[7] De curator van de merkhouder zou zich dus niet tegen het gebruik van het merk kunnen verzetten, zie R. Zwitser, ‘De koper/merkhouder die niet betaalt’, Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht 2007-6, p. 244-252 (i.h.b. p. 246 en 248). Als ik Zwitser goed begrijp wordt de crediteur in redelijkheid gedwongen goederen onder het merk te verkopen wanneer de merkhouder (door eigen toedoen) niet kan betalen. De veranderde omstandigheden (de merkhouder die niet langer betaalt) vorderen volgens hem een aanpassing van de licentie.
[8] Het recht van parate executie wordt afgeleid uit art. 3:292 BW jo. art. 60 lid 3 Fw jo. 3:248 e.v. BW. Ik ga er echter vanuit dat toestemming tot productie geen toestemming tot verkoop meebrengt.
[9] Zie onder meer G.A.J. Boekraad, ‘Het recht op wanprestatie naar aanleiding van het Nebula-arrest (HR 3 november 2006, RvdW 2006, 1033)’, MvV 2007, p. 50.
[11] Schaink 2009 a.w., p. 297, merkt bovendien op dat de koper van een merk minder snel afscheid zal willen nemen van de licentienemer als die bereid zou zijn (iets) meer te betalen en tegen min of meer dezelfde voorwaarden te licentiëren.
[12] Zie ook Vzr. Rb. ’s-Gravenhage 8 juli 2010, IEPT20100708 (SIG/Diadora), r.o. 4.23 en Rb. Almelo 8 februari 2012, LJN BV3879 (Olympia Luxus Hänchen), r.o. 4.8. Zie voor de auteursrechtelijke licentie: Hof Arnhem 24 februari 2009, LJN BH7545 (Style & Concepts/Bébé-Jou), r.o. 8.
[13] C.J. Jager en R.E. Weening, ‘Licentie in failllissement’, VrA 2008/2, p. 63- 64 en p. 67, onder verwijzing naar art. 56 lid 2 ROW en 75 lid 8 ROW. Zie eerder ook met betrekking tot octrooien onder meer W.A. Hoyng, ‘Recht vooruit, Opstellen verzameld ter gelegenheid van 150 jaar BW’, Deventer: Kluwer 1988, p. 93.
[15] Zie Cohen Jehoram c.s. 2008 a.w., p. 596. Zie voorts ook F.C. Folmer, T.J. de Graaf en A.M.E. Verschuur, ‘Overdracht, licenties en derdenwerking in het intellectuele-eigendomsrecht’, Maandblad voor Vermogensrecht 2008, nr. 7-8, p. 175-176 (met vermelding van rechtspraak en literatuur). Quaedvlieg 1995 a.w., p. 233-234 meent als ik het goed zie dat de ingeschreven licentie aan derden kan worden tegengeworpen. J.L.R.A. Huydecoper, ‘De overgang van ondernemingen en de overgang van rechten uit licentieovereenkomsten’, AMI 1992/4, p. 68-69, vermoedt van wel maar maakt een voorbehoud. Domingus 2002 a.w., p. 301-302, meent als ik het goed zie van niet.
[16] Vzr. Rb. ’s-Gravenhage 8 juli 2010, IEPT20100708 (SIG/Diadora), r.o. 4.22, onder verwijzing naar literatuur (met kennelijke toepassing van art. 23 GMV).
[17] Zie ook Jager en Weening 2008 a.w., p. 67 alsmede A. Renck, in: Gielen/von Bomhard, Concise TM 2011, Community Trade Mark regulation, art. 23, note 1.
[18] Zie voor die laatste route Cohen Jehoram c.s. 2008, a.w., p. 596. Bijvoorbeeld indien de verkrijger wist of behoorde te weten van het bestaan van de licentie.
[19] Onder meer Domingus 2002 a.w., p. 302 en Jager en Weening 2008 a.w., p. 65 wijzen erop dat de verkrijger dan mogelijk onrechtmatig handelt en/of zich schuldig maakt aan misbruik van recht. Dit zal naar mijn mening echter slechts het geval kunnen zijn in hoge uitzonderingssituaties.
[20] Zie T.T. Van Zanten, ‘Het recht van de curator op wanprestatie’, Tijdschrift voor Insolventierecht 2007, 9, p. 50, nr. 8 onder verwijzing naar F.M.J. Verstijlen, ‘De overeenkomst binnen faillissement’, in: Materieel Faillissementsrecht: de Peeters/Gatzen-vordering en de overeenkomst binnen faillissement, Preadviezen 2006 uitgebracht voor de vereniging van Burgerlijk Recht, Deventer: Kluwer 2006, p. 118. Zie ook B. Wessels, Insolventierecht (2e druk), Deventer: Kluwer 2009, p. 293. De curator mag vanzelfsprekend wel rechtsgeldig opzeggen, een automatische beëindigingsclausule inroepen (indien overeengekomen) of ontbinden op grond van een tekortkoming. Indien de curator de overeenkomst niet beëindigt, loopt deze gewoon door.
[21] Zie met name Van Engelen a.w. 2009, nr. 8 e.v. De wetsgeschiedenis gaat er overigens vanuit dat licenties niet als huur moet worden gezien (zie Kamerstukken II 1997/98, 26 089, nr. 3, p. 10).
[22] Vgl. HR 13 mei 2005, AAe 2005-11 (Curatoren BabyXL/Amstel Lease), waaruit kan worden afgeleid dat een beëindigingsclausule in beginsel wordt geaccepteerd en beëindiging gehonoreerd.
[23] Zie de noot van Van Schilfgaarde onder het Nebula-arrest, NJ 2007, 155, nr. 5, en - in auteursrechtelijke zin - Vzr. Rb. Amsterdam 16 augustus 2007 (Flodder 3), JOR 2007, 258, m.nt. W.J.M. van Andel.
