marktkramers en namaak bestrijding

Kunnen houders van intellectuele eigendomsrechten de verhuurders van een markthal dwingen om namaak, aangeboden door marktkramers, te stoppen? Ja, zo oordeelt het Europese Hof van Justitie. Een verhuurder is een "tussenpersoon" in de zin van artikel 11 van de Handhavingsrichtlijn. Het Hof oordeelt dat dat artikel mede ziet op een 'huurder van markthallen die de verschillende in deze markthallen gelegen verkoopstands onderverhuurt aan marktkramers van wie sommigen hun standplaats gebruiken om nagemaakte merkproducten te verkopen'. De uitspraak is het gevolg van een actie van onder meer Tommy Hilfiger, Lacoste en Burberry. Wat houdt dit oordeel in?

Tussenpersoon

De huurder / verhuurder biedt volgens het hof een 'dienstverlening' aan voor standhouders, die deze stands vervolgens gebruiken om de bezoekers van de markthallen nagemaakte merkproducten aan te bieden. Vastgesteld wordt indien men dergelijke verhuur‑ of onderverhuurdiensten voor standplaatsen op een marktplaats aanbiedt, waardoor deze derden toegang hebben tot deze marktplaats en aldaar nagemaakte merkproducten te koop aanbieden, dit in ieder geval moet worden beschouwd als „tussenpersoon wiens diensten door derden worden gebruikt om inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht te maken” in de zin van de genoemde bepaling uit de Handhavingsrichtlijn. Er kunnen dan rechterlijke maatregelen worden opgelegd (zie hierna).

Fysiek of elektronisch

Dergelijke tussenpersoon-aansprakelijkheid kenden wij uit de aansprakelijkheidsregels voor elektronische tussenpersonen (zoals Marktplaats of eBay), maar deze wordt nu ook van toepassing verklaard op fysieke tussenpersonen:

"De omstandigheid dat de verkoopstands ter beschikking worden gesteld op een elektronische dan wel een fysieke marktplaats, zoals markthallen, is hierbij niet van belang. Uit richtlijn 2004/48 blijkt immers niet dat de werkingssfeer ervan zich beperkt tot de elektronische handel. Bovendien zou het in overweging 10 van deze richtlijn vermelde doel om een hoog, gelijkwaardig en homogeen niveau van bescherming van de intellectuele eigendom te waarborgen in de interne markt, in hoge mate worden ondermijnd wanneer ten aanzien van de marktdeelnemer die als in het hoofdgeding aan derden toegang verleent tot een fysieke marktplaats waarop deze derden nagemaakte merkproducten te koop aanbieden, geen bevelen kunnen worden uitgevaardigd in de zin van artikel 11, derde zin, van deze richtlijn."

Op te leggen maatregelen

Volgens het Hof kunnen de bevelen die voortvloeien uit het nationale recht worden opgelegd, waarbij geldt dat deze 'doeltreffend en afschrikkend' moeten zijn. Tegelijk dienen dergelijke bevelen billijk en evenredig te zijn, dus 'niet overdreven kostbaar' voor de tussenpersoon, en mogen zij evenmin belemmeringen voor het legitieme handelsverkeer scheppen.

Wat mag er verder worden verwacht van dit soort tussenpersonen? "Van de tussenpersoon kan evenmin worden verwacht dat hij een algemene en permanente surveillanceplicht uitoefent ten aanzien van zijn klanten. De tussenpersoon kan echter wel worden gelast om maatregelen te treffen die ertoe bijdragen te voorkomen dat nieuwe inbreuken van dezelfde aard door dezelfde marktkramer worden gemaakt (zie in deze zin arrest van 12 juli 2011, L’Oréal e.a., C‑324/09, EU:C:2011:474, punten 138‑141). (...) Het Hof heeft aldus geoordeeld dat slechts een bevel in de zin van artikel 11, derde zin, van richtlijn 2004/48 kan worden uitgevaardigd wanneer dit een passend evenwicht garandeert tussen de bescherming van de intellectuele eigendom en het ontbreken van belemmeringen voor het legitieme handelsverkeer (zie in deze zin arrest van 12 juli 2011, L’Oréal e.a., C‑324/09, EU:C:2011:474, punt 143). (...) Weliswaar heeft het Hof in de zaak die heeft geleid tot het arrest van 12 juli 2011, L’Oréal e.a. (C‑324/09, EU:C:2011:474), artikel 11, derde zin, van richtlijn 2004/48 uitgelegd met betrekking tot bevelen die kunnen worden gegeven aan een tussenpersoon op een elektronische marktplaats, maar het Hof heeft dit artikel uitgelegd uit het oogpunt van de algemene bepalingen van artikel 3 van deze richtlijn, zonder in het bijzonder rekening te houden met de aard van de betrokken marktplaats. Uit dit artikel 3 volgt trouwens niet dat de werkingssfeer ervan zou zijn beperkt tot situaties die zich voordoen op elektronische marktplaatsen. Uit de bewoordingen zelf van dat artikel 3 volgt overigens dat het van toepassing is op iedere door de richtlijn bedoelde maatregel, inclusief de in artikel 11, derde zin, bedoelde maatregel."

Conclusies

Deze uitspraak maakt het eenvoudiger om verhuurders van marktkramen aan te spreken op namaak. Dat geldt niet alleen bij merkinbreuk, maar ook bij auteursrechtinbreuk of modelinbreuk.

Het is wel de vraag hoe ver de uitspraak gaat. Er staat immers dat moet worden voorkomen dat 'nieuwe inbreuken van dezelfde aard door dezelfde marktkramer worden gemaakt'. Duidelijk is dat de tussenpersoon niet vooraf het gehele aanbod van door marktkramers aangeboden artikelen hoeft te controleren, maar moet hij zich dan wel te onthouden van verhuur van marktkramen na deze uitspraak aan inbreukmakers? Of is voldoende dat de voorwaarden van de tussenpersoon een beding bevatten dat via de marktkraam geen inbreuk gepleegd mag worden? Duidelijk is mijns inziens wel dat men een lopende verhuur per direct moet beëindigen zodra de tussenpersoon geïnformeerd wordt over de inbreuk door de rechthebbende, zeker indien de rechthebbende een rechterlijk bevel kan tonen waarin staat dat de verhuurd gestopt moet worden.

Joost Becker, advocaat merkenrecht