Bekende merkbescherming?
Crossfit Inc. beroept zich op de bescherming van het Crossfit-merk als zijnde een bekend merk.
Zij stelt dat het merk Crossfit bekend is dankzij haar wereldwijde licentiemodel, het evenement The CrossFit Games, de samenwerking met Reebok en haar reclame- en marketinginspanningen.
VES betwist echter dat uit de stukken de benodigde bekendheid blijkt, met name omdat deze niet concreet gerelateerd zijn aan de Europese Unie of voor dit grondgebied inzichtelijk zijn gemaakt.
De merkenrechtbank volgt de stelling dat het merk bekendheid geniet niet voldoende onderbouwd is.
Merkrechtelijk verwarringsgevaar?
Op grond van de merkenwetgeving kan de merkhouder óók het gebruik van een teken in het economisch verkeer verbieden wanneer het teken overeenstemt met haar merk en wordt gebruikt met betrekking tot waren of diensten die gelijk zijn aan of overeenstemmen met de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan. De merkenrechtbank omschrijft dat als volgt:
Het gaat er dan om of het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten afkomstig zijn van dezelfde onderneming (directe verwarring) of van economisch verbonden ondernemingen (indirecte verwarring). Het verwarringsgevaar moet globaal worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval, waaronder de mate van overeenstemming (gelijkenis) tussen het merk en het teken, het onderscheidend vermogen van het merk en de mate van soortgelijkheid van de waren/diensten waarvoor het merk is ingeschreven en waarvoor het teken wordt gebruikt.
De rechtbank oordeelt echter dat het onderscheidend vermogen dat het Crossfit-merk van huis uit heeft voor diensten op het gebied van een (fitness)trainingsprogramma, niet groot is, ‘nu de onderdelen ‘cross’ en ‘fit’ in relatie tot die diensten een tamelijk generiek een tot op zekere hoogte beschrijvend karakter hebben.’ VES heeft aangevoerd dat het element ‘cross’ is afgeleid van crosstraining en staat voor een mix van trainingsvormen, terwijl het element ‘fit’ verwijst naar fitness. Omdat de bekendheid in de EU niet (goed) onderbouwd is, is het onderscheidend vermogen van het merk volgens de rechter ook beperkt en komt hieraan geen ruime beschermingsomvang toe.
Overeenstemming van merken?
Om de mate van overeenstemming tussen merk en teken te beoordelen, moet de mate van visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis ervan worden beoordeeld. De beoordeling van de gelijkenis dient te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen, aldus de rechtbank.
Daar komt de volgende uitkomst uit bij de vergelijking tussen Crossfit en The CrossBox:
Tussen The CrossBox en Crossfit bestaat enige visuele en auditieve overeenstemming, namelijk wat betreft het element cross. Voor zover al sprake is van begripsmatige overeenstemming, waarover hierna meer, betreft dat ook hooguit dit element. Hoewel een element aan het begin van een woord doorgaans dominant is, omdat het meer aandacht trekt, is dat effect bij The CrossBox minder aan de orde dan bij Crossfit, omdat het element (The) Box een zelfstandig karakter heeft. Dit element refereert bovendien minder (duidelijk) aan fysieke training, zodat het een meer onderscheidend bestanddeel is dan cross (of fit) (vgl. hiervoor r.o. 4.7.) Gelet hierop levert de gelijkenis met betrekking tot het weinig onderscheidende element cross, slechts een beperkte mate van overeenstemming tussen merk en teken op.
Ondanks dat de producten (waren of diensten) gelijk zijn, is dat in het licht van het beperkte onderscheidend vermogen van het merk, waardoor hieraan geen ruime beschermingsomvang toekomt, en de beperkte mate van overeenstemming tussen merk en teken, onvoldoende om tot het oordeel te komen dat sprake is van verwarringsgevaar. De inbreukvorderingen worden daarom afgewezen door de rechter.
Geldigheid merk?
VES had een tegenvordering (vordering in reconventie) ingesteld om het Crossfit-merk aan te vallen. Crossfit zou een gebruikelijke benaming zijn geworden (omdat het publiek spreekt over: ‘Ik heb net gecrossfit’ e.d.). Dit betoog wordt echter door de merken rechtbank niet gevolgd, omdat de merkhouder
- niet verplicht is een generieke naam te verschaffen die het publiek kan gebruiken ter aanduiding van de door haar aangeboden diensten;
- het merk consequent aanduidt met het Amerikaanse registered trademark-teken® en het zelf niet als soortnaam gebruikt;
- strikte richtlijnen hanteert voor licentienemers hanteert en strenge eisen stelt aan de toelating van nieuwe licentienemers; en
- het merk jegens derden actief handhaaft.
Conclusie over merkinbreuk
De merkinbreuk-vorderingen van Crossfit Inc. worden afgewezen, omdat het gebruik van 'The CrossBox' volgens de rechter geen aanleiding geeft voor verwarringsgevaar. Crossfit Inc behoudt wel haar merkrecht. De term "crossfit" is niet gebruikelijk (geworden), omdat de merkhouder haar merk voldoende beschermt.
Joost Becker, advocaat merkenrecht
