Merkdepot
Volgens art. 2.2 van het Benelux Verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) wordt het uitsluitend recht op een merk verkregen door een aanvraag. Voorheen werd dit een ‘merkdepot’ genoemd.
Art. 2.2 bis BVIE meldt: ‘’Een merk kan nietig worden verklaard wanneer de aanvraag om inschrijving van het merk te kwader trouw is ingediend.” De Merkenverordening 2017/1001 kent eenzelfde regel.
Kwade trouw
Sedert 2009 is veel te doen over het begrip kwade trouw. Voor het aannemen van een merkaanvraag te kwade trouw is in beginsel vereist eerder gebruik (voorgebruik) van bijvoorbeeld een ouder merk. In eerdere rechtspraak is vervolgens rekening gehouden met het feit dat de aanvrager van het merk weet of behoort te weten dat een derde een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten waardoor verwarring kan ontstaan. Het oogmerk van de aanvrager is daarbij ook van belang.
Uitgangspunt is volgens het Hof immers dat regels inzake merken in het bijzonder beogen bij te dragen aan het stelsel van onvervalste mededinging, waarin elke onderneming, om klanten aan zich te binden door de kwaliteit van haar waren of diensten, tekens als merk moet kunnen inschrijven die de consument in staat stellen deze waren of diensten zonder gevaar voor verwarring te onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst. Eerlijke gebruiken in de handel spelen hierbij een grote rol.
Motief van de merkaanvraag
Het motief van de aanvrager speelt een belangrijke rol voor de vaststelling van kwade trouw, aldus een recent arrest het Hof:
“Het oogmerk van de aanvrager van een merk is een subjectief gegeven dat evenwel op objectieve wijze moet worden vastgesteld door de bevoegde administratieve en rechterlijke autoriteiten. Bijgevolg moet elke bewering van kwade trouw globaal worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante feitelijke omstandigheden van het concrete geval. (…) Enkel op deze manier kan de bewering van kwade trouw objectief worden beoordeeld.”
Verwarringsgevaar
Kwade trouw kan zoals gezegd aangenomen worden in het geval waarin ten tijde van de indiening van de merkaanvraag verschillende producenten gelijke of overeenstemmende tekens gebruiken voor dezelfde of soortgelijke waren, waardoor verwarringsgevaar kan ontstaan bij het publiek. Dan moet worden beoordeeld “of de aanvrager wist of behoorde te weten” dat een derde eerder een merkteken gebruikte waardoor verwarring kon ontstaan met het teken waarvoor inschrijving was aangevraagd.
Maar wat nu als ten tijde van de aanvraag geen sprake was van gebruik door een derde van een gelijk of overeenstemmend teken voor dezelfde of soortgelijke waren op interne markt?
Verwarringsgevaar bij het publiek hoeft dan niet noodzakelijkerwijs te worden aangetoond, oordeelt het hof nu. Immers het gaat om een “globale beoordeling van de relevante omstandigheden van het concrete geval dient te worden onderzocht of de aanvrager van het litigieuze merk dit wist. Dit is evenwel slechts één van de in aanmerking te nemen relevante factoren.” Ook “andere feitelijke omstandigheden relevante en onderling overeenstemmende aanwijzingen kunnen vormen waaruit de kwade trouw van de aanvrager blijkt.”
Kwade trouw veronderstelt dus niet per se verwarringsgevaar. Alle relevante feitelijke omstandigheden zoals deze zich voordeden ten tijde van de indiening van de aanvraag, tellen mee. Welke zijn dat dat? Het Hof licht dat iets verder toe:
“60 Het Gerecht had dus rekening moeten houden met het niet-betwiste en door rekwirante aangevoerde feit dat interveniënt inschrijving van een teken met het gestileerde woord „KOTON” als Uniemerk had aangevraagd niet alleen voor diensten van klasse 39 in de zin van de Overeenkomst van Nice, maar ook voor waren en diensten van de klassen 25 en 35 in de zin van de Overeenkomst van Nice, die overeenkwamen met die waarvoor rekwirante merken met dit gestileerde woord had doen inschrijven.
61 Uit artikel 52, lid 3, van verordening nr. 207/2009 blijkt weliswaar dat de in lid 1 van dit artikel bedoelde absolute nietigheidsgronden in voorkomend geval slechts voor een deel van de waren of diensten waarvoor het litigieuze merk is ingeschreven, kunnen bestaan, maar dit neemt niet weg dat rekwirante heeft verzocht om nietigverklaring van het litigieuze merk in zijn geheel en dat bij het onderzoek van deze vordering tot nietigverklaring het oogmerk van interveniënt dus diende te worden beoordeeld op het tijdstip waarop deze laatste voor verschillende waren en diensten, waaronder textielproducten, verzocht om inschrijving van een Uniemerk met een woord- en beeldelement dat reeds door rekwirante werd gebruikt voor textielproducten.
62 Door het gebruik van een gelijk of overeenstemmend teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het litigieuze merk uiteindelijk werd ingeschreven, ten onrechte te beschouwen als een essentiële voorwaarde voor toepassing van artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009, heeft het Gerecht bovendien slechts ten overvloede gesproken over het feit dat er zakelijke betrekkingen tussen interveniënt en rekwirante waren geweest en dat deze door rekwirante waren verbroken. Verder heeft het Gerecht niet onderzocht of er bij de aanvraag tot inschrijving van een merk met het gestileerde woord „KOTON” voor waren en diensten van de klassen 25, 35 en 39 in de zin van de Overeenkomst van Nice sprake was van een commerciële logica gelet op de activiteiten van interveniënt.”
Ondanks de vrij lange looptijd tussen het einde van de zakelijke betrekkingen en de aanvraag van het merk, die pleit tegen het bestaan van kwade trouw, is dit slechts één van de elementen die in aanmerking dient te worden genomen in het kader van een globale beoordeling of de merkaanvraag te kwade trouw is verricht.
Conclusies
Oftewel: in de markt bestaande verwarringsgevaar met een ouder merk is niet steeds beslissend voor de vraag of een merkaanvraag te kwade trouw is verricht. Er dient een globale beoordeling van alle relevante omstandigheden van het concrete geval plaats te vinden of de aanvrager van het merk wist van (het bestaan van) het oudere merk. Een rol kan dus ook spelen dat: 1) de merkaanvraag voor andere (relevante) klassen is ingediend, en 2) of een zakelijke betrekking bestond tussen de aanvrager en het oudere merk.
Joost Becker, advocaat merkenrecht
