De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Merkenrecht: oppositie instellen niet altijd zonder risico

Merkenrecht: oppositie instellen niet altijd zonder risico

Het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) heeft een interessante uitspraak gedaan met betrekking tot het merk van de voetbalmanager Jürgen Klinsmann.
Auteur artikel Lorena van den Berg
Gepubliceerd 04 november 2020
Laatst gewijzigd 04 november 2020
Leestijd 

Het EUIPO heeft een interessante uitspraak gedaan met betrekking tot de hieronder afgebeelde merken. Het gaat daarbij om het merk van voetbalmanager Jürgen Klinsmann en de merken van Panini Societá Per Azioni.   

Merkrecht Jürgen Klinsmann

Jürgen Klinsmann, de aanvrager, heeft in 2017 een internationaal merkinschrijving verkregen voor het volgende merk:

Het merk is onder andere ingeschreven voor de volgende waren en diensten klassen: klasse 16 papier en karton, drukwerk, klasse 25 kleding, schoeisel en hoofddeksels, klasse 32 bieren, mineraalwater en andere alcoholvrije dranken en klasse 41 onderwijs, opleiding, amusement, sportieve en culturele activiteiten.

Oppositie

In 2018 diende Panini Societá Per Azioni, de opposant, oppositie in tegen het merk van Jürgen Klinsmann. Panini stelde dat er gevaar voor verwarring bestond met betrekking tot de volgende ingeschreven beeldmerken:

Bovenstaande beeldmerken zijn eveneens ingeschreven in klasse 16, 25, 32 en 41.

In maart 2020 heeft de oppositieafdeling de oppositie toegewezen. In april 2020 ging Jürgen Klinsmann vervolgens in beroep en verzocht de kamer van beroep de beslissing van de oppositieafdeling te vernietigen. Volgens Jürgen Klinsmann waren de tekens niet gelijk aan elkaar.

Beoordeling EUIPO

Het verwarringsgevaar tussen de tekens moet worden beoordeeld aan de hand van een globale beoordeling van de visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming van de tekens op basis van de totaalindruk die zij wekken.

Het EUIPO oordeelt dat het merk van Jürgen Klinsmann verschilt van de merken van Panini Societá Per Azioni in die zin dat:

  • het enkel bestaat uit een zwart-witte schets zonder enige contouren;
  • er een ronde cirkel is om de zwarte schets;
  • het silhouet duidelijk verschillend is in positie en richting.

Er is derhalve volgens het EUIPO geen visuele overeenstemming tussen de tekens.

Auditief kunnen de merken niet met elkaar worden vergeleken.

Voor wat betreft de begripsmatige overeenstemming stelt het EUIPO voorop dat de weergave van een voetbalspeler geen sterk merk is voor waren die te maken hebben met voetbal en sport in het algemeen. Aan het merk van Jürgen Klinsmann kan echter geen duidelijke begripsmatige betekenis worden toegekend. Uit het merk kan niet ondubbelzinnig worden afgeleid of het gaat om een voetbalspeler, een handbalspeler of gewoon een persoon. Hierdoor kunnen de tekens begripsmatig niet met elkaar worden vergeleken.

Het EUIPO oordeelt verder dat de gemiddelde consument de merken in kwestie zal zien zoals ze zijn en niet vanuit het perspectief of beide in het abstracte geval betrekking hebben op voetbal of op voetballers. Er is derhalve geen verwaringsgevaar is tussen de tekens.

Bekend merk

Panini Societá Per Azioni stelde haar zwart-witte merk een bekend merk was. Door dit te stellen hoopte Panini erop dat het EUIPO alsnog tot het oordeel zou komen dat er sprake zou zijn van verwarringsgevaar tussen de tekens.

Aangezien dit merk al langer dan vijf jaar bestaat is het gebruiksplichtig. Jürgen Klinsmann vroeg daarom om gebruiksbewijzen waaruit zou blijken dat het merk een bekend merk is. Het EUIPO oordeelde dat de ingediende gebruiksbewijzen slechts bestaan uit algemene informatie over de geschiedenis en het economische succes van de merken, die op stickers en ruilkaarten worden gebruikt, maar geenszins betrekking hebben op de relevante periode of zelfs maar op een specifiek beeldmerk.

Panini Societá Per Azioni slaagde er uiteindelijk niet in om normaal gebruik van het merk aan te kunnen tonen, laat staan aan te kunnen tonen dat er sprake is van een bekend merk. Hierdoor verandert er niks aan de conclusie van het EUIPO.

Conclusie

Deze beslissing van het EUIPO maakt duidelijk dat het niet altijd zonder risico is om oppositie in te stellen tegen iemands merkaanvraag. De oppositie kan namelijk gevolgen hebben voor uw eigen registratie. In dit geval heeft het EUIPO namelijk geoordeeld dat het zwart-witte merk van Panini Societá Per Azioni niet normaal gebruikt is waardoor het merk vervallen kan worden verklaard.

De wijze les uit deze beslissing? Bezint eer ge begint.

 

Lorena van den Berg, advocaat merkenrecht.