Merkenrechtelijke aansprakelijkheid online marktplaatsen verduidelijkt

Vandaag heeft het Europese Hof van Justitie geoordeeld over de merkenrechtelijke aansprakelijkheid van van exploitaten van online marktplaatsen. Het Hof geeft aanwijzingen over de aansprakelijkheid van ondernemingen zoals eBay, die op internet een elektronische marktplaats beheren, voor de door hun gebruikers gepleegde merkinbreuken.

Is eBay aansprakelijk voor verkoop door derde partijen van parfums en cosmetische producten op haar elektronische marktplaats, ook als die niet eerder door de merkhouder in de EU in het verkeer zijn gebracht? En is eBay aansprakelijk voor reclames (onder meer via adwords) voor die verkoop? Deze vragen staan centraal in het arrest van het Hof.

Kan privé-verkoop worden verboden?

Kan de merkhouder verbieden dat een natuurlijke persoon een merkproduct via een elektronische marktplaats verkoopt zonder dat deze transactie in de context van een handelsactiviteit plaatsvindt? Nee, maar het Hof verduidelijkt wel dat een dergelijke verkoper zich in het economisch verkeer begeeft als het gaat om "verkopen die op een dergelijke marktplaats worden gerealiseerd, wegens hun volume, frequentie of andere kenmerken, buiten de sfeer van een privéactiviteit vallen". Deze economische activiteit is nodig om de merkhouder toch een actie te geven.

Kan de verkoop van voor derde-landen bestemde merkproducten worden verboden?

Indien het gaat om verkoop op een elektronische marktplaats van merkproducten die door de merkhouder zijn bestemd voor verkoop aan derde staten (buiten Europa), geeft het merkrecht dan toch een actie tegen de verkoper? Ja, zegt het Hof, indien de verkoopaanbieding is gericht tot consumenten die zijn gevestigd op het grondgebied waarvoor het merk is ingeschreven. Onderzocht moet dus worden of de verkoop die plaatsvindt via de elektronische marktplaats, die toegankelijk is vanaf het grondgebied waarop het merk geldig is, bestemd is voor consumenten van dat grondgebied.

Onduidelijk is wanneer de verkoop bestemd is voor consumenten op het grondgebied bestreken door het merk. Zeker als de verkoop vergezeld gaat van een vermelding van de landen waarnaar de verkoper bereid is het product te verzenden.

Mogen testers worden aangeboden op elektronische markplaatsen?

Ook deze vraag kwam in de eBay procedure aan de orde. Als de merkhouder testers heeft terbeschikking gesteld aan zijn erkende distributeurs voor demonstratie aan de consument in erkende verkooppunten en kleine flacons als gratis monsters, dan kan de merkhouder het aanbod van deze testers op elektronische marktplaatsen tegengaan, behoudens tegenbewijs, zo oordeelt het Hof.

Mogen producten zonder verpakking worden aangeboden op elektronische marktplaatsen?

Wanneer de verpakking in elk geval op gelijke wijze bijdraagt aan het product imago als het product zelf, dan mogen onuitgepakte producten niet als zodanig worden aangeboden. Het Hof oordeelt dat de merkhouder moet kunnen worden geacht in te staan voor de kwaliteit van waren die onder het merk worden verhandeld. Ook als het bewijs wordt geleverd dat de verwijdering van de verpakking afbreuk doet aan het imago van het product en dus aan de reputatie van het merk, kan de merkhouder optreden indien bepaalde verplichte informatie die op grond van specifieke regelgeving voor de betreffende producten moet worden gemeld toch door de verkoper worden kenbaar gemaakt.

Mag eBay adword advertenties gebruiken voor via haar website door klanten-verkopers aangeboden waren?

De adword advertenties moeten in elk geval de identiteit van de beheerder van de elektronische marktplaats vermelden, alsook het feit dat de merkproducten die voorwerp zijn te koop worden aangeboden op de door hem beheerde marktplaats. Zo niet, dan is er sprake van merkinbreuk, aldus het Hof.

Maakt eBay of haar klanten-verkopers gebruik van het merk?

De verkopen waarom het in deze zaak gaat, betreffen verkopen door de klantenverkopers en niet door de beheerder (eBay) zelf. De merkhouder moet volgens het Hof dus primair bij de klanten-verkopers aankloppen voor een actie op grond van het merk.

Kan de elektronische marktplaats aansprakelijk worden gehouden voor gepleegde merkinbreuken door klanten-verkopers?

Het Hof stelt vast wanneer dienstverleners als eBay wel en niet gebruik kunnen maken van een in de wet opgenomen aansprakelijkheidsbeperking. Het gaat er kort gezegd om of een dergelijke dienstverlener zich alleen beperkt tot neutrale dienstverlening via loutere technische en automatische verwerking van klant-gegevens, of dat hij een actievere rol heeft waardoor hij kennis en controle heeft over die gegevens. In het geval van eBay wordt bijstand verleend door eBay om bepaalde verkoopaanbiedingen te optimaliseren of te bevorderen. Volgens het Hof moet er dan van worden uitgegaan dat eBay geen neutrale positie heeft, maar een actieve rol speelt waardoor kennis van of controle over gegevens betreffende verkoopaanbiedingen worden verkregen. De elektronische marktplaats kan zich wat betreft die gegevens niet op de wettelijke aansprakelijkheidsbeperking beroepen.

De wettelijke aansprakelijkheidsbeperking geldt niet als de elektronische marktplaats "kennis heeft gehad van feiten of omstandigheden waaruit het onwettige karakter van de activiteiten of informatie duidelijk blijkt”. Dat moet de nationale rechter per geval beoordelen. Er is geen schadeactie van de merkhouder (of houder van andere bepaalde (intellectuele eigendoms)rechten) als de elektronische marktplaats "geen kennis heeft van feiten of omstandigheden waaruit het onwettige karakter van de activiteiten of informatie duidelijk blijkt” of, nadat hij dusdanige kennis heeft verkregen, prompt heeft gehandeld om de informatie te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken. Als de elektronische marktplaats als behoedzaam marktdeelnemer de onwettigheid van bepaalde informatie in kwestie had moeten vaststellen en niet promt handelt, kan hij aansprakelijk worden gehouden voor de onwettigheid.

Deze regels gelden volgens het Hof in principe voor situaties waarin de elektronische marktplaats zelf onwettige activiteiten ontdekt, maar ook als derden (zoals de merkhouder) hem daarvan in kennis stellen.

Welke maatregelen kunnen worden getroffen tegen elektronische marktplaatsen?

De rechter moet de beheerder van een elektronische marktplaats kunnen gelasten om maatregelen te treffen die niet alleen bijdragen tot het doen eindigen van de door de gebruikers van die marktplaats gepleegde inbreuken op intellectuele eigendomsrechten, maar ook tot het voorkomen van nieuwe inbreuken van die aard. Deze bevelen moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn en mogen geen belemmeringen voor legitiem handelsverkeer scheppen, aldus het Hof.

Hoe precies nieuwe inbreuken kunnen worden voorkomen is niet duidelijk. Van online dienstverleners mag niet worden verlangd dat zij actief surveilleren om bij iedere klant elke toekomstige inbreuk op intellectuele eigendomsrechten te voorkomen. Er bestaat dus geen algemene surveillanceplicht. Ook mag in dit geval geen algemeen permanent verbod worden opgelegd om op de marktplaats merkproducten te koop aan te bieden.

Echter, als de elektronische marktplaats niet op eigen initiatief inbreukmakers van zijn site weert om nieuwe inbreuken van dezelfde aard te voorkomen, dan kan een verbod hiertoe door de rechter worden gegeven, aldus het Hof. Elektronische marktplaatsen moeten recidivisten-inbreukmakers dus gaan weren, zo lijkt het.

De beheerder van een elektronische marktplaats kan bovendien worden gelast om maatregelen te treffen om de identiteit van zijn klanten-verkopers eenvoudiger te kunnen vaststellen. Hoewel de bescherming van persoonsgegevens moet worden geëerbiedigd, zo oordeelt het Hof, moet de identiteit van de inbreukmaker duidelijk kunnen worden vastgesteld. Dit kan helpen inbreuken te voorkomen indien de klanten-verkopers zich telkens met nieuwe gewijzigde accounts onder andere namen op de elektronische marktplaats begeven.