Gebruik van een merk of handelsnaam in een domeinnaam
De juridische regels rondom claimen van een domeinnamen zijn vrij omvangrijk. Aanspraak op een domeinnaam kan in ieder geval gemaakt worden op grond van het handelsnaamrecht en het merkenrecht. Vrijwel iedere onderneming beschikt over een handelsnaam. Voor een merkrecht is een merkregistratie vereist.
Geschillenregeling voor domeinnamen
Onder de geschillenregeling voor .nl domeinnamen kan een claim gelegd worden op een .nl-domeinnaam die hetzelfde is als een reeds bestaande oudere handelsnaam of merk waarop je recht hebt, en/of op een domeinnaam er verwarringwekkend op lijkt. De huidige houder moet ook geen 'recht of legitiem belang' hebben om de domeinnaam te gebruiken. Onder deze regeling volstaat het om aan te tonen dat de registratie of het gebruik van de domeinnaam door de domeinnaamhouder te kwader trouw is. Een andere geschillenregeling voor domeinnamen, die bijv. voor .com domeinnamen geldt, eist dat zowel de registratie alsook het gebruik te kwader trouw aangetoond moet worden.
Merk of handelsnaam
Voor voornoemde domeinnaamprocedures is voldoende dat je als eisende partij over een merk of handelsnaam. Veelal zal de eisende partij dit wel kunnen bewijzen.
Daarnaast moet het gaan om een domeinnaam die identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met de handelsnaam of het merk. Deze toets wordt al snel gehaald. Een recent voorbeeld daarvan is de zaak die Decathlon voerde tegen de domeinnaamhouder van <quechua-tent.nl>. Daarin is geoordeeld dat de toevoeging -tent de verwarring niet wegneemt:
The disputed domain name is confusingly similar to the Trademarks as it incorporates these entirely. The disputed domain name differs only in that the suffix “-tent” has been added to the term “quechua”. This addition does not prevent a finding of confusing similarity as “quechua” remains the dominant element. It is established case law that the mere addition of a dictionary term element (in this case: “-tent”, bearing the same meaning in Dutch as well as English) before or after a trademark is insufficient to distinguish or differentiate the disputed domain name from the Complainant’s Trademark. In conclusion, the Panelist finds that the domain name is confusingly similar
Recht of legitiem belang
De tweede eis is dat de domeinnaamhouder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de domeinnaam. Een recht of legitiem belang wordt niet snel aangenomen, maar er zijn uitzonderingen. Bijvoorbeeld dat bona fide producten worden aangeboden op de website, of bij legitiem niet-commercieel gebruik.
Los daarvan wordt in geschillenprocedures over domeinnamen aangenomen dat de merkhouder of houder van de handelsnaam slechts hoeft aan te tonen dat prima facie recht of legitiem belang ontbreekt.
Kwade trouw domeinnaam
De derde eis is dat de domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt. Vaak blijkt uit de feiten en omstandigheden wel dat de huidige houder de domeinnaam met oneerlijke bedoelingen (te kwader trouw) de domeinnaam gebruikt of geregistreerd heeft.
Bewijs dat een domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt, kan onder meer worden geleverd door de volgende omstandigheden:
a. de domeinnaam is hoofdzakelijk geregistreerd of verworven om deze voor een bedrag dat hoger is dan de registratiekosten te verkopen, verhuren of anderszins over te dragen aan de eiser of een van diens concurrenten;
b. de domeinnaam is geregistreerd om de eiser te beletten deze te gebruiken;
c. de domeinnaam is hoofdzakelijk geregistreerd om activiteiten van de eiser te verstoren;
d. de domeinnaam is of wordt gebruikt om commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar een website van de domeinnaamhouder of een andere online locatie te leiden, met gebruikmaking van de verwarring die kan ontstaan met het merk, de handelsnaam, de persoonsnaam, de naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of de naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting.
Van verwarring kan bijvoorbeeld ook sprake zijn met de oorsprong, de sponsoring, het verband met of de goedkeuring van de website van de domeinnaamhouder of andere online locatie(s) of van producten of diensten op zijn website of een andere online locatie.
Uitspraak van de rechter
Domeinnaam geschillenregelingen als hiervoor genoemd hebben niet dezelfde kracht als een rechterlijke uitspraak, bijvoorbeeld in kort geding, waarin overdracht van een domeinnaam wordt bevolen op grond van het merkenrecht of handelsnaamrecht (versterkt met een dwangsom). In een kort geding procedure vindt vaak ook een hogere kostenveroordeling plaats. Veel merk- of handelsnaamhouders gebruiken om deze redenen vaak (ook) deze procedure.
Tegen een uitspraak onder de .nl-geschillenregeling kan men weliswaar niet in hoger beroep gaan. Echter, indien de verliezende partij binnen 10 werkdagen na zo'n de uitspraak voor een Nederlandse rechter een gerechtelijke procedure heeft gestart, zal SIDN niet overgaan tot overdracht van de domeinnaam.
De Hoge Raad deed hierover uitspraak in een zaak over de domeinnaam Dungs.nl. Daarin is tijdig een uitspraak van de rechter gevraagd, die tot dezelfde conclusie als de geschillenbeslechter kwam. De domeinnaam moest worden overgedragen. Bij het hof betoogde de domeinnaamhouder dat de merkhouder onrechtmatig handelt althans ongerechtvaardigd wordt verrijkt indien zij de domeinnaam aan zich laat overdragen, en kwam ook op tegen het oordeel van merkinbreuk. Omdat het hof dat laatste niet behandeld heeft, moet een ander hof de zaak nu overdoen. De zaak loopt dus nog steeds.
Recht op domeinnaam
De Hoge Raad stelt in bovengenoemde zaak voorop dat het recht op een domeinnaam niet wettelijk is geregeld. 'Tot uitgangspunt dient dat degene die zich als domeinnaamhouder heeft laten registeren, alleen gedwongen kan worden de domeinnaam aan een ander over te dragen als hij daartoe rechtens verplicht is. Die plicht kan berusten op een overeenkomst of hieruit voortvloeien dat registratie of gebruik van de domeinnaam jegens die ander onrechtmatig is, zoals wanneer daardoor inbreuk wordt gemaakt op een merkrecht van die ander.'
De rechter heeft dus wel steeds het laatste woord omtrent de geëiste overdracht van een domeinnaam. En de domeinnaamhouder onder de .nl geschillenregeling kan bij de rechter een tweede kans krijgen om te voorkomen dat hij de domeinnaam verliest, mits daarvoor goede gronden worden aangevoerd.
Joost Becker, advocaat merkenrecht
