Merkenrecht op koekjes
Het Gerecht oordeelt eerst dat het (enkel) de gestapelde biscuitjes op elkaar, met vulling, onderscheidend vermogen heeft. Het koekjesmerk voldoent daarmee aan één van de (voor)vereisten voor het zijn van een merk. Het betoog dat op het (bovenste) koekje OREO staat, en dat louter onderscheidend vermogen zou geven aan het merk, wordt niet gevolgd.
Overeenstemming?
Het Gerecht oordeelt voorts dat 'de beoordeling van de overeenstemming tussen twee merken kan niet worden beperkt tot het in aanmerking nemen van slechts één bestanddeel van een complex merk en het vergelijken ervan met een ander merk. Integendeel, de vergelijking moet worden gemaakt door de betrokken merken, elk in hun geheel beschouwd, te onderzoeken, wat niet uitsluit dat de totaalindruk die in het geheugen van het relevante publiek wordt opgeroepen door een complex merk, in bepaalde omstandigheden wordt gedomineerd door een of meer bestanddelen ervan (zie zaak C-334/05 P, BHIM/Shaker, EU:C:2007:333, punt 41, en de rechtspraak die daarin wordt aangehaald). Alleen wanneer alle andere bestanddelen van het merk te verwaarlozen zijn, kan de beoordeling van de overeenstemming worden verricht op basis van het dominante bestanddeel.'
Oftewel, beide merktekens in hun geheel moeten worden beoordeeld. Er mag niet zozeer alleen naar de woorden gekeken worden.
Beeldelementen van het merk
Het Gerecht beoordeelt vervolgens welke elementen domineren:
Vooraf moet worden bedacht dat wanneer een merk is samengesteld uit woord- en beeldelementen, de eerste in beginsel meer onderscheidend vermogen hebben dan de tweede, aangezien de gemiddelde consument gemakkelijker naar de betrokken waren zal verwijzen door de naam van het merk aan te halen dan door het beeldelement van het merk te beschrijven, maar dat hieruit niet volgt dat de woordelementen van een merk altijd als meer onderscheidend vermogen moeten worden beschouwd dan de beeldelementen. In het geval van een samengesteld merk kan het beeldelement immers een plaats hebben die gelijkwaardig is aan die van het woordelijk element (arrest van 6 oktober 2015, Monster Energy/BHIM - Balaguer (ijsexpresso + energiekoffie), T-61/14, niet gepubliceerd, EU:T:2015:750, punt 37). In casu moeten de intrinsieke eigenschappen van het beeldelement en het woordelement van de betrokken merken, alsmede de respectieve posities van deze elementen worden onderzocht om het dominante bestanddeel te identificeren.
Vervolgens wordt geoordeeld met betrekking tot de twee koekjes ze niet alleen de grootste plaats innemen ten opzichte van de andere elementen (bijvoorbeeld het groene lipje waar Gullon staat), maar dat ze ook worden benadrukt door de witte tinten eromheen op de lichtblauwe achtergrond en door de pijlen die ze verbinden met de gebruikte teksten.
'Gescheiden en verbonden door een witte vulling'
Let de consument meer op het woord OREO dat op het koekejes staat of het geheel?
De koekjes zijn volgens het Gerecht te beschrijven als "twee ronde zwarte koekjes die van elkaar gescheiden zijn en tegelijkertijd met elkaar verbonden zijn door een witte vulling". De zichtbare bovenkant van het koekje is "aan de buitenkant versierd met een rand bewerkt met radiale lijnen en aan de binnenkant met fantasievolle vormen die geometrische vormen kunnen oproepen". In het midden met een ovale vorm staat het werkwoordelijke element 'oreo'.
Volgens het Gerecht neemt de consument een merk normaal gesproken in zijn geheel waar en onderzoekt niet de de verschillende details ervan. Het is daardoor onwaarschijnlijk dat de consument (alleen) de decoratieve elementen, hetzij de figuratieve hetzij de verbale elementen waarneem in plaats van het geheel.
De aandacht wordt volgens de uitspraak niet alleen gevestigd op het woordelement "oreo", dat niet meer opvalt dan de decoratieve elementen gelet op hun nabijheid, identieke kleur en reliëfmotief.
Visuele, begripsmatige of auditieve overeenstemming
Merkenrechtelijk inbreuk kan worden aangenomen bij visuele, begripsmatige of auditieve overeenstemming. Het Gerecht stelt vast dat er (in ieder geval) sprake is van visuele overeenstemming, omdat de koekjes "vergelijkbaar zijn" in hun vorm, kleur, dikte, bewerkte rand en decoratieve elementen. De koekjes zijn ook ook de "centrale elementen" van het aangevraagde merk van Gullon. Ook een aantal van de decoratieve elementen (fantasievolle geometrische vormen) zijn afzonderlijk genomen weliswaar verschillend maar roepen wel vergelijkbare vormen op.
Bekendheid als merk van de OREO koekjes
De merkhouder van OREO heeft tevens bewijsmateriaal overgelegd om de bekendheid van haar koekjesmerk aan te tonen, waaronder aantallen verkopen, reclame-investeringen, een marktstudie waaruit blijkt dat 96% van de (Spaanse) bevolking bekend is met "Oreo", brochures en foto's van verkooppunten, een 3D vorm van het koekje, reclamemateriaal en - campagnes ter promotie van het Oreo-product in de media, reclamespots, radioprogramma en persartikelen.
Het gerecht moest zich buigen over de vraag of dit overgelegde bewijsmateriaal zou blijken dat het koekjesmerk "langdurig en intensief werd gebruikt" en in Spanje een "wijdverspreide reputatie" had, en het merk gelet op het langdurige en intensieve gebruik ervan, in Spanje en dus in de Unie een "uitzonderlijke reputatie" genoot.
Allereerst stelt het Gerecht vast dat uit de jurisprudentie volgt "dat een driedimensionaal merk in voorkomend geval onderscheidend vermogen kan verkrijgen door gebruik, ook al wordt het samen met een woord- of beeldmerk gebruikt". Dit is van belang omdat het teken OREO ook op het koekje staat, maar de merkhouder van OREO ook het beeldmerk (de beeldelementen) van het merk wil beschermen. Het Gerecht oordeelt ook dat de houder van een ingeschreven driedimensionaal merk zich voor de vaststelling van het bijzondere onderscheidend vermogen en de bekendheid ervan kan beroepen op het bewijs van het gebruik ervan in combinatie met een ander ingeschreven bekend merk, mits het relevante publiek de betrokken waren blijft beschouwen als afkomstig van dezelfde onderneming, en dat niet kan worden uitgesloten dat de tweedimensionale afbeelding van een driedimensionaal merk in voorkomend geval de kennis van het merk door het relevante publiek kan vergemakkelijken wanneer daardoor de wezenlijke bestanddelen van de driedimensionale vorm van de waren kunnen worden waargenomen.
Kortom, het is dus mogelijk om bekendheid aan te nemen van het koekjesmerk, ook al wordt het koekje (vaak) alleen in combinatie met het woordmerk OREO gebruikt, dat naar dezelfde onderneming verwijst.
Het Gerecht accepteert het overgelegde bewijsmateriaal. Ondanks de betwisting daarvan, wordt vastgesteld dat het koekjesmerk zelf bekend is.
Met name het reclamemateriaal en marktonderzoek geven de doorslag: wanneer de driedimensionale vorm van het product zonder het woordelement 'oreo' aan de respondenten wordt getoond, noemt een groot percentage van de respondenten de associatie met het 'OREO' koekje. De reputatie wordt dus niet alleen aan het woordmerk OREO toegekend maar ook aan het koekjesmerk zelf.
Inbreuk op koekjesmerk?
Volgens het arrest hoeft de houder van het oudere merk niet aan te tonen dat er sprake is van een daadwerkelijke inbreuk op zijn merk maar dat er een ernstig risico bestaat dat een dergelijke inbreuk in de toekomst zal plaatsvinden in de zin van artikel 8 lid van van de Merkenverordening. Dat artikel luidt als volgt:
"Bij oppositie door de houder van een ingeschreven ouder merk in de zin van lid 2 wordt de inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk, ongeacht of de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, gelijk zijn aan of al dan niet overeenstemmen met die waarvoor het oudere merk is ingeschreven, wanneer het in geval van een ouder Uniemerk een in de Unie bekend merk betreft, of in geval van een ouder nationaal merk, het een in de betrokken lidstaat bekend merk betreft, en wanneer door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel wordt gehaald uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk."
Het gerecht neem op grond van dit artikel merkinbreuk aan. Beide merken hebben de beeldelementen van koekjes gemeen en stemmen wat deze afbeeldingen betreft overeen. OREO is bekend van haar koekjes. De waren zijn identiek, alledaagse consumptiegoederen en het aandachtsniveau van het publiek is dus niet bijzonder hoog is. Deze producten kunnen ook in de verkooppunten naast elkaar verschijnen en rechtstreeks met elkaar concurreren en het visuele aspect is daarbij belangrijk. Het gaat om twee broodjeskoekjes met soortgelijke kenmerken, waarvan de driedimensionale voorstelling het betrokken oudere merk vormt, namelijk de ronde vorm, de zwarte kleur van de koekjes en het wit van de vulling, de dikte, de met radiale lijnen bewerkte buitenrand en de binnenversiering met fantasievolle vormen die aan geometrische vormen doen denken.
Het oordeel luidt dat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de bekendheid van het koekjesmerk, aangezien de consument de door de betrokken merken aangeduide identieke en concurrerende waren in hetzelfde schap van de supermarkt kan aantreffen en aangezien de weergave ervan in die merken ertoe zou worden aangezet om dezelfde kenmerken aan het publiek uit te dragen. Overigens wordt het argument dat er geen verwarringsgevaar zou bestaan terzijde geschoven; dat is niet vereist voor een inbreuk onder artikel 8 lid 5 Merkenverordening.
Het argument van Gullon dat zij een geldige reden heeft koekjes zo af te beelden (dus monopoliseert) wordt ten slotte niet gevolgd. Volgens het Gerecht is er verband tussen beide merken niet omdat het de weergave van koekjes bevat, maar wegens de concrete voorstelling ervan, namelijk: twee sandwichkoekjes met kenmerken die wat betreft hun driedimensionale voorstelling vergelijkbaar zijn in hun ronde vorm, hun zwarte kleur en de witte kleur van hun vulling, hun dikte, hun uitwendige rand die met radiale lijnen is bewerkt en hun interne decoratie met fantasievolle vormen die geometrische vormen oproepen.
Dat OREO de vorm van het koekje niet heeft gemonopoliseerd, wordt volgens het Gerecht overigens ook bevestigd door het feit dat andere ingeschreven merken ook ronde en zwarte koekjes bevatten of uit dergelijke koekjes bestaan en dat, zoals Gullon zelf stelt, de merkhouder van OREO zich weliswaar tegen de inschrijving ervan heeft verzet, maar de inschrijving ervan niet heeft kunnen verhinderen.
Analyse
Uit dit arrest blijkt dat ook de driedimensionale vormgeving van koekjes door het merkrecht kunnen worden beschermd. Tevens blijkt dat ook bij de besproken visuele overeenstemming er sprake kan zijn van merkinbreuk. Met name vanwege de algemene uitstraling van de koekjes in het merk van Gullon.
In Nederland kennen wij overigens een soortgelijk oordeel, uit de zaak TUC-Apéro. Ook in die zaak is, naast de koekjes zelf, de gehele verpakking (en onderdelen daarvan) als merk ingeschreven. In die zaak is ook geoordeeld dat er sprake was van inbreuk. Toen werd zelfs verwarringsgevaar aangenomen tussen beide verpakkingen, inclusief de kleuren, de afbeelding van het koekje en de combinatie van deze elementen.
Joost Becker, advocaat merkrecht
