Uitputting
Een merkhouder, die een geregistreerd merk heeft, kan onder omstandigheden derden verbieden om zijn merk te gebruiken. Verkoop je bijvoorbeeld schoenen met een print van een afgerond ‘vinkje’, dan is er een grote kans dat je inbreuk maakt op het bekend ‘swoosh’ merk van Nike. Er is dan sprake van couterfeit, de verkoop van nepproducten. Nike kan staking van de productie, inkoop en verkoop van die producten afdwingen.
Maar als een merkhouder zelf originele of authentieke producten in de EER op de markt brengt, dan zijn de merkrechten op die producten ‘uitgeput’. De merkhouder kan dan, behoudens uitzonderingen, niet meer optreden tegen de verdere verhandeling ervan.
Pas op bij import
In de praktijk gaat het helaas regelmatig fout bij de import van merkproducten. De ‘uitputtingsregel’ geldt namelijk alléén als merkproducten door of met toestemming van de merkhouder in de EER op de markt zijn gebracht.
Koop je als handelaar bijvoorbeeld een partij merkschoenen uit de Verenigde Staten, dan zijn deze niet door of met toestemming van de merkhouder in de EER op de markt gebracht. Hoewel de schoenen in de Verenigde Staten volstrekt rechtmatig verkocht mogen worden, maakt de import, inkoop en verkoop daarvan in de EER tóch inbreuk op de merkrechten van de merkhouder.
Volgens vaste rechtspraak rust de bewijslast van uitputting op de handelaar. Hij moet dus kunnen bewijzen dat álle producten die hij verhandelt door of met toestemming van de merkhouder in de EER op de markt zijn gebracht. Dat geldt niet alleen voor de importeur, maar ook voor wederverkopers. (Tip: laat de verkoper dus altijd schriftelijk verklaren, op straffe van een forse boete, dat de producten die je inkoopt rechtmatig in de EER op de markt zijn gebracht.)
Import van bewakingscamera’s
In een recente zaak tussen producent van bewakingscamera’s Hikvision en online retailer LightInTheBox (LITB) kreeg de online retailer ongelijk. LITB had bewakingscamera’s ingekocht van de Chinese distributeur van Hikvision en bood deze aan op haar op Nederland gerichte website . Nederlandse consumenten konden de producten dus aanschaffen.
Hikvision spreekt LITB vervolgens aan wegens merkinbreuk, omdat de camera's in kwestie niet met haar toestemming op de Europese markt gebracht zouden zijn. LITB verweert zich onder meer met de stelling dat er impliciet toestemming zou zijn verleend door Hikvision voor de verkoop in Nederland, en dat de merkrechten op de partij camera’s dus zijn uitgeput. Het Gerechtshof gaat daarin echter niet mee. LITB heeft onvoldoende bewijs getoond waaruit zou blijken dat er toestemming is verleend. En nu de bewijslast van uitputting op LITB rust, bevestigt het Gerechtshof dat er géén sprake is van uitputting en dat LITB (dus) merkinbreuk pleegt.
Tot slot
Naast het risico op merkinbreuk, doe je er als handelaar goed aan om bij import van producten van buiten de EER na te denken over Europese productveiligheidsnormen, CE-markeringen en andere (strenge) eisen die in het land van oorsprong misschien niet gelden, maar die in de Europese Unie tot claims kunnen leiden.
