Uitleg van merklicentie-overeenkomsten: "wij van WC Eend adviseren WC Eend"

Op merkrechten kunnen licenties worden verleend. Een merklicentie kan gelden voor de productie van goederen, maar bijvoorbeeld ook voor (internet-)verkoop. De wet noemt weliswaar de mogelijkheid van licentiëring, maar geeft geen definitie van een licentie. Vaak vormen schriftelijk vastgelegde overeenkomsten de basis voor een licentie. De kern van een merklicentieovereenkomst houdt in dat er een gebruiksrecht wordt verleend aan de licentienemer op het merk, in ruil voor betaling van royalties aan de licentiegever.

Er is een grote vrijheid om inhoud te geven aan een licentieovereenkomst. De reikwijdte van licentieovereenkomsten kan een potentiële bron van conflicten zijn, indien vooraf niet  duidelijk is omschreven waarvoor de licentie precies geldt. Soms is onduidelijk welke handelingen wel of niet zijn toegestaan aan de licentienemer, en of er een beperkte of ruime merklicentie geldt. Een recente uitspraak van het Hof Amsterdam over de WC Eend-merken van Duck Global gaat over de uitleg van licentieovereenkomsten.

In die zaak bestond de min of meer afgebakende afspraak dat productie en verkoop van nieuwe producten niet onder de (merk-)licentie vielen, maar licentienemer Bolton introduceerde in de loop der jaren steeds ook 'nieuwe' producten niet genoemd in de bestaande licentieovereenkomsten. Dit terwijl volgens de afspraken er telkens nieuwe overeenkomsten zouden moeten worden afgesloten voor elk product. Het ging om meerdere reinigingsproducten in verschillende geurlijnen en uitvoeringen. Vallen deze nieuwe producten ook onder de reikwijdte van de licentie? Of is er sprake van schending van de licentieovereenkomst?

Dat voornoemde licentieovereenkomsten ook slaan op andere producten blijkt volgens het hof uit een brief waarin wordt bevestigd dat de licentie ook geldt voor andere producten ('other further products under the WC-EEND trademark'). Het hof neemt aan dat er sprake is van een algemene, ruime merklicentie. Van belang daarbij is dat de licentienemer steeds voor de 'nieuwe' producten ook royalties afdroeg. Het argument dat uit de afdrachten niet duidelijk was welke producten Bolton precies voerde is niet van belang omdat Duck Global dat wel had kunnen en moeten weten, aldus het hof. Duck Global betoogt nog, volgens het hof op zichzelf terecht, dat het haar als licentienemer vrijstaat om een einde te maken aan gedoogbeleid, maar het hof oordeelt dat Bolton ervan mag uitgaan dat de nieuwe producten niet slechts gedoogd worden, maar onder de licentie-overeenkomst vallen.

Naast afspraken over de reikwijdte van de merklicentie, zal de licentiegever de licentienemer willen verplichten om alleen het merk van de licentiegever te gebruiken, en om geen eigen merken te voeren of registreren voor de gelicentiëerde producten. Over derdelijke bepalingen gaat de volgende vraag van uitleg in de kwestie Duck Global/Bolton. In de licentieovereenkomsten was het verbod opgenomen om eigen (sub-)merken te gebruiken door licentienemer Bolton. Zij hanteerde tekens als Energy, Intense, Anti Odour system, Deo Power en Deo Clip op de WC-Eend producten. De licentiegever kwalicifeerde dit als schending van de overeenkomst en dus een wanprestatie. Het Hof acht deze tekens echter geen merken zoals bedoeld in de overeenkomst. Deze aanduidingen geven slechts een bijzonderheid van het product aan, en zijn geen onderscheidingstekens. Alleen het tijdelijk in te grote letters vermelden van Energy levert een wanprestatie op.

In licentiecontracten wordt bovendien vaak opgenomen dat de licentienemer geen merkinbreuk mag plegen. Bolton heeft echter zonder overleg met of toestemming van Duck Global onder meer de domeinnaam wceend.nl en het merk "wij van WC Eend adviseren WC Eend" op eigen naam geregistreerd. Inmiddels zijn deze weliswaar overgedragen aan Duck Global, maar de vraag is of deze registraties schending van de licentieovereenkomst oplevert. Het Hof oordeelt: "Het registreren van de domeinnaam past binnen een normale exploitatie, maar het hof is, anders dan de rechtbank, ban oordeel dat het gebruiken van de domeinnaam waarin het merk voorkomt door Bolton in beginsel wanprestatie op kan leveren" Dit handelen levert dus in beginsel een terkortkoming van de licentienemer op.

Hoewel Duck Global de licentie-overeenkomsten wilde ontbinden op grond van de gestelde terkortkomingen, zijn deze volgens het hof onvoldoende ernstig om dat rechtsgevolg eraan te verbinden. Daarbij neemt het hof naast de contractuele beëindigingsregeling mede in acht dat de relatie tussen partijen al 30 jaar duurt er een grote mate van afhankelijkheid is aan de zijde van de licentienemer.

Deze kwestie laat zien dat het van groot belang is voor licentienemers om de reikwijdte van de licentieovereenkomst duidelijk af te bakenen, en de voorschriften van de licentie-overeenkomst strikt na te leven. Dit is tevens van belang omdat omdat de wet kort gezegd bepaalt dat indien er sprake is van schending van de licentieovereenkomt, er sprake is van merkinbreuk waartegen de merkhouder kan optreden.