Normaal merkgebruik
Om het exclusieve merkrecht te behouden moet een merk na vijf jaar 'normaal' gebruikt worden. Het merk wordt zodoende in stand gehouden. Indien zulk normaal merkgebruik niet kan worden aangetoond door de merkhouder, kan merkregistratie bij de rechter of het merkenbureau vervallen worden verklaard. Het is in beginsel aan de merkhouder om dit aan te tonen. Dit gebeurt meestal in een juridische procedure bij dagvaarding over normaal gebruik.
Bewijs
Bij de beoordeling of van het merk een normaal gebruik is gemaakt moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is. Symbolisch gebruik dat er enkel toe strekt de rechten op het merk te behouden, is onvoldoende. De commerciële exploitatie van het merk moet reëel zijn.
Bij normale daadwerkelijk exploitatie van een merk is het aantonen van normaal gebruik niet problematisch. Zeker niet indien bewijs ervan wordt vastgelegd, en indien men aantallen productverkopen kan laten zien. Dan is met name de omvang van het gebruik beslissend.
Gebruik op internet?
Maar hoe zit het indien er alleen gebruik van het merk beschikbaar is op internet, bijvoorbeeld bij dienstverlening? Wat wordt dan van de eigenaar van het merk verlangd? Hoe toon je dan aan dat het merk normaal is gebruikt?
Die vraag ligt voor in de zaak over het Benelux merk Snowtrex. Daar heeft de eiser een dagvaarding uitgebracht, stellende dat het merk van merkhouder RHL niet ‘normaal is gebruikt’ in een aaneengesloten periode van 5 jaren, en de vervallenverklaring gevorderd.
Landingspagina
Het Hof oordeelt over het merkgebruik op internet. Zij stelt vast dat Snowtex al langere tijd geen reizen meer aanbiedt, maar RHL stelt niettemin dat het merk wel normaal gebruikt is, op de landingspagina van www.snowtrex.nl, die doorlinkte naar de website van Sunweb (waar het woord/merk snowtrex niet voorkomt overigens). De eiser die de dagvaarding heeft uitgebracht heeft daartegenover gesteld dat deze landingspagina pas van recente datum is en er in het tijdvak van 5 jaar waar het om gaat meteen is doorgelinkt naar de website van Sunweb. Daar heeft zij ook bewijs van laten zien.
Adword campagne
De merkhouder stelt verder dat zij het merk in een adword campagne gebruikt. Echter uit het overgelegde bewijsmateriaal blijkt kennelijk niet om welke adwords advertenties het precies gaat. Ook wordt over de tekst van de adword advertentie niets gesteld waaruit normaal gebruik van het merk kan worden afgeleid.
De rechter overweegt in het arrest ook nog dat 'omdat het eenvoudig mogelijk is om de geschiedenis van websites op internet te achterhalen', en zij daarom bewijs van de merkhouder verlangt. Aangenomen wordt dus dat het woord snowtrex slechts voor een advertentie is gebruikt, maar onduidelijk is welke en of die ook doorlinkte naar de voornoemde (landings)pagina. Verder heeft SnowTrex gesteld dat zij 5 boekingen heeft binnengehaald en 33 euro heeft besteed aan adwords reclame. Echter, dat laatste wordt onvoldoende geacht voor normaal gebruik. Ook het andere bewijsmateriaal wordt door het Hof gepasseerd.
Heilung?
De merkhouder komt alsnog een beroep toe op normaal gebruik indien hij helend gebruik maakt van het merk. Dat kan in een periode tot 3 maanden voorafgaand aan de dagvaarding. Echter, in dit geval passeert het Hof dit, omdat het bewijsmateriaal kort gezegd van ná dit tijdvak dateert.
Conclusie
Normaal gebruik van een merk voor waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven moet gericht zijn op het vinden of behouden van afzet; (te) incidentele gebruik van een merk is onvoldoende. Het komt daarbij neer op waardering van al het bewijs. In dit geval was het enkel hebben van een landingspagina op internet onvoldoende om te kunnen spreken van normaal gebruik, en ontbrak bewijs van de adwords campagne. Het merk wordt vervallen verklaard.
Joost Becker, advocaat merkenrecht
