Inbreuk op IE-rechten
Volgens diverse EU-verordeningen kan de rechter kennisnemen van ‘alle rechtsvorderingen bettreffende inbreuk en – indien naar nationaal recht toegestaan – dreigende inbreuk op’ IE-rechten, zoals merk- of modelrechten.
Sancties
Er zijn bij inbreuk op een IE-recht verschillende sancties mogelijk, waaronder
- een verbod aan de gedaagde om handelingen te verrichten die inbreuk maken;
- inbeslagname van inbreukmakende voortbrengselen, materialen en gereedschappen;
- schadevergoeding, informatieverstrekking, overlegging van documenten (boekhouding) en vernietiging van inbreukmakende voorwerpen, e.d. , ook wel ‘nevenvorderingen’ genoemd.
Rechterlijke bevoegdheid en toepasselijk recht
In het arrest onderscheidt het Hof eerst de vraag naar rechterlijke bevoegdheid van toepasselijk recht.
Het is onder omstandigheden mogelijk voornoemde vorderingen bij verschillende nationale rechterlijke instanties in te stellen, onder meer de lidstaat waar de gedaagde partij woonplaats heeft maar ook de plaats waar de inbreuk heeft plaatsgevonden of dreigt plaats te vinden. Over die laatste mogelijkheid gaat deze zaak; welk recht moet dan worden toegepast?
BMW stelt dat Acacia inbreuk maakt op modelrechten voor het in de handel brengen van bepaalde velgen. De voorliggende vraag vindt zijn oorsprong in het feit dat de velgen vanuit Italië in Duitsland zijn geleverd, terwijl zij aldaar zijn verkocht via internetreclame zich richt op consumenten op Duits grondgebied.
Nevenvorderingen
Het Hof maakt onderscheid tussen de vordering tot staking van de inbreuk enerzijds en de nevenvorderingen anderzijds.
Specifiek is de vraag naar welk recht de nationale rechter zulke nevenvorderingen moet toepassen. Het Hof oordeelt dat in dit geval BMW de vorderingen bij de Duitse rechter kan instellen, die bevoegdheid heeft daarover te oordelen (inbreuk in één enkele lidstaat). Ter zake de nevenvorderingen geldt dan het volgende:
Verstrekking informatie
Het Hof oordeelt over de vordering tot verstrekking van (boekhoudkundige) informatie en documenten dat de rechter “het recht van het land waar de inbreuk is gepleegd” moet toepassen. In dit geval van een grensoverschrijdende inbreuk op IE-rechten is dat dus Duitsland.
Schadevergoeding
Het Hof oordeelt verder over de schadevergoeding en tot verkrijging van informatie dat de rechtbank zijn nationale recht moet toepassen, met inbegrip van internationaal privaatrecht.
Vernietiging
Ter zake de vordering tot vernietiging van inbreukmakende voortbrengselen oordeelt het Hof hetzelfde.
In dit geval hoeft de Duitse rechter ook niet te onderzoeken of na te gaan of er op het grondgebied van een andere lidstaat (Italië) een oorspronkelijk inbreukmakende handeling is verricht. In die zin verschilt deze zaak van de situatie waarbij de inbreuk in meerdere landen plaatsvindt.
Conclusie
Per geval zal bij inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht (IE-recht) moeten worden onderzocht welke rechter bevoegd is, en welk recht moet worden toegepast op vorderingen wegens inbreuk alsook op de nevenvorderingen.
Joost Becker, advocaat Intellectueel Eigendomsrecht
