Samenwerking over merkproduct
Het gaat in deze zaak over (het einde van) de samenwerking, waaronder de distributie, voor een gezamenlijk product. Medical Workshop en Sharpsight hebben een tijdlang een schriftelijke licentieovereenkomst gehad over dat product, genaamd ‘Invitria’. Het product komt voort uit een octrooi van Goncalves, bestuurder van Sharpsight.
Licentieovereenkomst
In de schriftelijke licentieovereenkomst tussen partijen zijn weliswaar in algemene zin afspraken gemaakt over merkrechten, maar is niet expliciet geregeld aan wie de merkrechten op de naam Invitria toekomen. Wel is bij beëindiging van de licentieovereenkomst door Sharpsight aangegeven:
“Eind 2018 zijn we met elkaar in contact gekomen om mijn product INVITRIA verder te ontwikkelen en op de markt te brengen, wat in november 2019 tot een licentieovereenkomst heeft geleid.
De basis hiervan was een gelijke verdeling waarbij ieder zijn inbreng deed.
([beweegredenen voor beëindiging] (…))
Wel verwacht ik van jou dat de naam (INVITRIA) die ik heb bedacht maar die door jou is geregistreerd aan mij overdraagt. “
Merkregistratie
Medical Workshop had inderdaad de naam als merk geregistreerd. Medical Workshop is ook van plan om na beëindiging van de samenwerking (de licentieovereenkomst) de naam Invitria te gebruiken voor alternatieve producten.
Sharpsight eist daarom in deze zaak de staking van het gebruik van de naam, en eist overdracht van het merk. Er wordt dus een dagvaardingsprocedure in kort geding gestart over het merk.
Geschil over merknaam
Kern van het geschil tussen partijen is de vraag wie recht heeft op het gebruik van de naam Invitria, zodra de licentieovereenkomst is geëindigd.
Beide partijen stellen de naam te hebben bedacht, en maken daarom aanspraak op de merknaam. De rechter oordeelt dat de vraag aan wie de naamsrechten toekomen te ingewikkeld is voor een kort geding procedure over het merk. De rechter oordeelt niettemin dat hoe dan ook gekeken moet worden naar de licentie-overeenkomst. Omdat daarin geen expliciete regeling staat over de attributie van intellectuele eigendomsrechten, zoals merkrechten, oordeelt de rechter dat gekeken moet worden naar de zin die partijen over en weer redelijkerwijs aan de licentieovereenkomst mochten verwachten en wat zij redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.
Uitleg licentieovereenkomst
De rechter oordeelt in het vonnis dat “redelijkerwijs geen andere zin aan de Licentieovereenkomst kan worden toegekend dan dat het product en de naam Invitria aan elkaar zijn verbonden en dat de naam, ook na afloop van de licentieovereenkomst, niet los kan worden gezien van het product. Wie de naam Invitria ook heeft bedacht, die naam is speciaal bedacht voor het product”
De rechter oordeelt verder dat de naam het product identificeert en de licentieovereenkomst die naam ook (be)noemt.
“De voorzieningenrechter neemt voorlopig dan ook aan dat Medical Workshop en Sharpsight redelijkerwijs konden verwachten dat de naam Invitria – behoudens andere/nadere afspraken – aan het product verbonden zou blijven.’”
Omdat Sharpsight na het einde van de licentieovereenkomst de naam mag blijven gebruiken, komt de rechtbank tot het oordeel dat zijn na afloop van de licentieovereenkomst, “als enige” het recht heeft het product te (doen) produceren en verhandelen “en naar voorlopig oordeel (ook) recht heeft de naam Invitria voor het product te (doen) gebruiken.”
De rechter noemt nog wel de mogelijkheid dat na einde licentieovereenkomst nog (mogelijk) een vergoeding verschuldigd zou kunnen zijn.
Verbod op gebruik naam?
Sharpsight stelt dat zij het Medical Workshop kan verbieden gebruik te maken van de naam. De rechter oordeelt inderdaad dat Sharpsight het Medical Workshop kan verbieden om na het einde van de overeenkomst gebruik te maken van de naam Invitria, omdat Medical Workshop van plan is deze naam te gebruiken voor een alternatief product. Het bijzondere van dit oordeel is dat de rechter dit aanneemt op grond van een (inmiddels verricht) eigen merkdepot van Sharpsight.
Optreden op grond van merkdepot
Sharpsight had zoals gezegd inmiddels al wel een merkdepot verricht voor een Uniemerk voor Invitria. In tegenstelling tot bij Benelux-merken, bestaat niet de mogelijkheid tot een spoedregistratie te verrichten bij Europese merken, op grond waarvan kan worden opgetreden tegen merkinbreuk. Niettemin oordeelt de kort geding rechter dat Sharpsight kan optreden op grond van haar Uniemerk depot, ondanks het feit dat deze nog niet definitief is omgezet in een registratie.
Rechterlijk bevel
De rechter beveelt Medical Workshop om “ieder gebruik van de (merk)naam Invitria, en daarmee overeenstemmende namen” te staken en gestaakt te houden op straffe van een dwangsom.
Conclusies
Deze zaak laat zien dat het van zeer groot belang is om afspraken over een merk(naam) te maken en deze goed schriftelijk vooraf vast te leggen. Idealiter zou, vóórdat de samenwerking wordt gestart, moeten worden bepaald aan wie de merkrechten op de naam toekomen, wie bevoegd is tot het verrichten van een merkdepot of merkregistratie, en wie onder welke omstandigheden kan optreden tegen inbreuk.
Joost Becker, advocaat merkenrecht
