Onderscheidend vermogen van merken
De merken wetgeving stelt als eis aan merken dat "onderscheidend vermogen" moeten hebben. Tekens die "uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten" zijn in beginsel geen geldig merk.
Functie van een merk
De functie van een merk, het onderscheidend vermogen wordt in de rechtspraak als "essentieel" gezien. Het merk dient de commerciële oorsprong van de waren en diensten (producten) te identificeren. Onderscheidend vermogen wordt mede beoordeeld aan de hand van de waren en diensten waarvoor inschrijving als merk wordt aangevraagd, evenals de perceptie van het teken van het relevante publiek.
Promotie doeleinden
Het Gerecht oordeelt eerst dat 'a trade mark consisting of an advertising slogan must be regarded as being devoid of any distinctive character if it is liable to be perceived by the relevant public only as a mere promotional formula'
Merk XOXO
Het Gerecht vervolgt met het oordeel dat XOXO 'hugs and kisses' betekent (in het Engels):
in the first place, the relevant public’s perception of the mark applied for, it must be pointed out that the Board of Appeal, in paragraphs 24 to 28 of the contested decision, endorsed the examiner’s assessment that the term ‘xoxo’ will be understood as meaning ‘hugs and kisses’ and that it is used to express feelings of affection and love.
Dit blijkt met name ook uit verschillende online woordenboeken. Dit zou volgens het arrest niet anders worden door het feit dat slechts een deel van het publiek deze betekenis kent, zolang het maar gaat om een niet te verwaarlozen deel van het publiek. Het merk XOXO heeft daarmee geen onderscheidend vermogen:
Even if the sign XOXO is understood as meaning ‘hugs and kisses’ by only teenagers and very young women, as the applicant submits, the fact remains that they constitute a non-negligible part of the relevant public.
Het argument dat veel van de goederen waarvoor registratie is aangevraagd, namelijk o.a. kleding en sieraden, doorgaans als cadeau worden aangeboden, wordt als ondersteunend gezien in de conclusie dat het merk zal worden opgevat als een reclameboodschap die gevoelens van liefde en genegenheid overbrengt.
Conclusie
Een teken dat een puur promotionele boodschap overbrengt waar geen onderscheidend vermogen valt aan te wijzen, is niet geschikt als merk.
Joost Becker, advocaat merkenrecht
