De metaverse
De kans is groot dat u het woord ‘metaverse’ wel eens heeft horen vallen. Het is een alomvattende term van verschillende virtuele computer-gegenereerde 3D-ruimtes, waarin gebruikers interactief met de virtuele omgeving en andere gebruikers in contact kunnen komen. Voorbeelden hiervan zijn populaire games als Fortnite, Roblox, Minecraft, Decentraland, Sansar en Second Life, dat elk meer dan een miljoen gebruikers kent. Dergelijke platformen bieden gebruikers de mogelijkheid om door middel van hun eigen avatar, zelf content te creëren, te verhandelen en deel te nemen aan een virtuele economie, waarin wordt betaald met euro’s, dollars of cryptovaluta.
Kansen en risico’s voor merkhouders in de metaverse
De metaverse trekt de aandacht van grote merken. Zij gebruiken de metaverse om hun merk onder de aandacht te brengen door ín de online wereld virtuele exemplaren van hun fysieke producten te verkopen, virtuele winkels te openen of zelfs virtuele Fashion Weeks te organiseren. Voorbeelden hiervan zijn de creaties van Nike op het platform Roblox en de creaties van Balenciaga in het spel Fortnite.
Deze nieuwe exploitatiemogelijkheden in de metaverse zorgen ook voor nieuwe inbreukrisico’s. Een merk-, auteurs- of modelinbreuk ligt op de loer, doordat anderen zonder toestemming van de merkhouder besluiten het merk te gebruiken of doordat anderen producten digitaal namaken. Uit een onderzoek uit 2007 bleek al dat in Second Life 106 virtuele producten (zoals schoenen, handtassen en kleding) aanwezig waren waarop het merk ‘Gucci’ was aangebracht en 186 virtuele Nike-schoenen in omloop waren. Ook het platform Roblox kampt met namaakproducten, doordat gebruikers bekende merken als Louis Vuitton, Prada en Chanel afbeelden op hun zelfontworpen kleding en vervolgens ter verkoop aanbieden aan medegamers in de Avatar Shop van Roblox.
Toename in merkinschrijvingen en richtlijn EUIPO
Het is begrijpelijk dat de merkhouder wenst op te treden tegen het inbreukmakende virtuele gebruik van hun merk. Het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) ontvangt steeds meer aanvragen die termen bevatten die betrekking hebben op virtuele goederen en NFT’s. In het kader daarvan heeft het EUIPO in juni praktische tips gegeven ten aanzien van de registratie van dergelijke merken. In 2023 zal het EUIPO een richtlijn publiceren over virtuele goederen, NFT’s en de metaverse. Het concept is inmiddels al beschikbaar. Hierin wordt onder andere ten aanzien van merkaanvragen aangegeven dat goed moet worden gekeken voor welke klassen de merken worden geregistreerd. De merkhouder moet bij de inschrijving immers specificeren waarop het virtuele goed betrekking heeft, door bijvoorbeeld bij de inschrijving te vermelden dat het merk wordt gebruikt ter onderscheiding van virtuele kleding. Downloadbare en virtuele goederen kunnen worden geregistreerd in klasse 9. Daarnaast kunnen ook klassen 35 en 41 relevant zijn. Onder andere Nike heeft in dit kader in 2021 een nieuwe merkregistratie verricht voor klasse 9 (downloadbare virtuele goederen), 35 (detailhandel in relatie tot virtuele goederen) en 41 (amusementsdiensten ten aanzien van het verstrekken van online virtuele kleding).
Optreden tegen virtuele (namaak)producten
Door nieuwe merkinschrijvingen te verrichten kunnen merkhouders makkelijker optreden tegen virtuele (namaak)producten. Op grond van artikel 2.20 lid 2 sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) kan de merkhouder optreden tegen een teken dat gelijk is aan het merk en in het economisch verkeer wordt gebruikt ter onderscheiding van dezelfde waren of diensten. Indien bijvoorbeeld in de metaverse het merk Nike wordt aangebracht op kleding en vervolgens tegen betaling wordt verkocht kan Nike hier op basis van haar merkregistratie tegen optreden. Er is in dat geval immers sprake van een identiek teken dat gebruikt wordt voor dezelfde virtuele goederen als waarvoor het merk is ingeschreven.
Niet iedere merkhouder beschikt echter over deze nieuwe merkregistraties. Staan zij dan met lege handen? Niet per sé. Voor de merkhouder van een bekend merk bestaat immers de mogelijkheid om op te treden op grond van artikel 2.20 lid 2 sub c BVIE, indien door het virtuele gebruik van het teken zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Het is verdedigbaar dat virtuele (namaak)goederen schade kunnen toebrengen aan het merk. Het behalen van ongerechtvaardigd voordeel zal zich bijvoorbeeld voor kunnen doen wanneer het bekende merk op een prominente wijze wordt weergegeven bij het ontwerp of verkoop van het virtuele product, omdat dit de waarde en aantrekkingskracht kan vergroten.
De merkhouder van een onbekend merk die zijn merk niet heeft geregistreerd voor virtuele producten kan waarschijnlijk geen beroep doen op artikel 2.20 lid 2 sub a en c BVIE. Wel kan die merkhouder een beroep doen op artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE indien het (1) identieke/overeenstemmende teken wordt gebruikt ter onderscheiding van (2) identieke/soortgelijke waren of diensten als waarvoor het merk is ingeschreven, en dit (3) verwarringsgevaar bij het publiek tot gevolg heeft. De tweede noodzakelijke voorwaarde vormt mogelijk een struikelblok voor de merkhouder die geen merkregistratie bezit voor virtuele goederen of NFT’s. Het is nog onduidelijk of virtuele producten zoals kleding en auto's kunnen worden aangemerkt als soortgelijk aan de fysieke versie daarvan. Ondanks dat kan er wel sprake zijn van indirect verwarringsgevaar. Het is immers waarschijnlijk dat het publiek verward kan raken over de goedkeuring of sponsoring van een virtueel product indien het nagebootste merk een grote onderscheidingskracht kent of identiek wordt overgenomen. Hiermee staat de deur voor een beroep op artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE op een kier.
Ter afsluiting
Uit het voorgaande blijkt dat de nieuwe merkregistraties in de klassen 9, 35 en/of 41 de handhavingsmogelijkheden aanzienlijk uitbreiden en versterken. Deze inschrijvingen maken een beroep op artikel 2.20 lid 2 sub a BVIE mogelijk en nemen eveneens de mogelijk geringe soortgelijkheid in het kader van artikel 2.20 lid sub b BVIE weg. Een definitief oordeel over de handhavingsmogelijkheden van de merkhouder zal echter uitsluitend gemaakt kunnen worden door de rechter. Aangezien een uitspraak op het gebied van NFT’s of virtuele goederen nog ontbreekt, blijft er vooralsnog veel onzeker. In de Verenigde Staten zijn op het moment twee zaken aanhangig, waarin de rechter zich zal moeten uitlaten over het inbreukmakende karakter van de NFT’s in kwestie. Deze zaken zullen het spits afbijten om in het dynamische, virtuele landschap een merkenrechtelijke route in kaart te brengen.
Heeft u vragen over uw (merk)rechten in de metaverse, neem dan gerust contact met mij op.
Lorena van den Berg, advocaat merkenrecht
Met dank aan Ellen Beekman
