Catalogi en merkgebruik
Het gebruik van het merk op een catalogus (bijvoorbeeld op de voorkant) levert doorgaans gewoon merkgebruik op. Immers, dat gebeurt in het economisch verkeer, in het kader van een handelsactiviteit waarmee een commercieel doel wordt nagestreefd.
Maar is het gebruik van namen van producten in de catalogus zelf ook gebruik van een merk? Van merkgebruik is sprake als dit dient ter onderscheiding van waren of diensten, als een merk dus.
Het antwoord op deze vraag is bijvoorbeeld van belang voor de beslissing al dan niet over te gaan tot het verrichten van een merkregistraties voor bepaalde productnamen, productlijnen, typeaanduidingen, “sub”-merken, etc.
Merkinbreuk en catalogus
Het antwoord op de hiervoor gestelde vraag is tevens van belang, omdat tegen merkgebruik kan worden opgetreden door merkhouders die oudere rechten hebben op dezelfde of overeenstemmende namen. Kortom, indien aangenomen moet worden dat sprake is van merkgebruik bij productnamen, kunnen oudere merkhouders hiertegen - dus in catalogi of op website - optreden middels ene juridische procedure, bijvoorbeeld via een kort geding.
Praktijkvoorbeeld
Recentelijk speelde een voorbeeld van deze problematiek in de rechtspraak. Arpa, merkhouder van een aantal FENIX-merken voor keukenbladen en keukenfronten, had een dagvaarding uitgebracht tegen Nolte. Nolte had in haar nieuwste productcatalogus en op haar website bepaalde aanduidingen in tekst opgenomen, bijvoorbeeld: TAVOLA | PHOENIX.
Arpa stelde dat dit een merkinbreuk was, omdat Phoenix als een merk wordt gebruikt in de catalogus (en op de website). Zie de afbeeldingen hier: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2019:933
Gebruik als merk? En merkinbreuk?
Nolte verweert zich met de stelling dat hier geen sprake is van merkgebruik. Echter dit verweer slaagt niet:
Naar voorlopig oordeel dient het gebruik door Nolte c.s. van het PHOENIX-teken voor haar producten aangemerkt te worden als gebruik in de zin van artikel 9 lid 2 UMVo. Er is sprake van gebruik van dit teken ter aanduiding van bepaalde producten van Nolte c.s. in haar reclame en bij de verkoop in de winkels van Nolte dealers. De wijze waarop promotie wordt gemaakt in de Nolte folder, met aanprijzing van het Phoenix-product en vermelding van het teken in hoofdletters, zullen bij het in aanmerking komende publiek, de consument die op zoek is naar een keuken, de indruk wekken dat het gaat om een herkomstaanduiding. Het feit dat het teken geen elementen bevat die het publiek aanstonds duidelijk maken dat slechts technische, administratieve of andere kenmerken van dit product worden beschreven, draagt er ook aan bij dat het teken als een onderscheidingsteken zal worden opgevat door de relevante consument. Die consument wordt weliswaar een keuken onder het merk NOLTE aangeboden, maar hij zal het PHOENIX-teken kunnen opvatten als ‘submerk’ voor een zelfstandig te kiezen onderdeel van de door hem samen te stellen keuken. Dat Nolte c.s. het teken zelf beschouwt als een type-aanduiding doet aan dit alles niet af.
Omdat Fenix en Phoenix overeenstemmen wordt geoordeeld door de rechtebank dat er gevaar voor verwarring is, waarbij die verwarring er onder meer uit kan bestaan dat de consument denkt dat Nolte bij de aangeboden keukens het product van Arpa betrekt.
Terughalen van catalogus?
Moeten daarmee ook alle catalogi worden teruggehaald? Arpa heeft dat gevorderd. De rechtbank oordeelt als volgt daarover:
In dit geval gaat de voorzieningenrechter er voorshands van uit dat Nolte c.s. bekend was met de merken van Arpa toen zij haar laatste catalogus liet drukken. Niet alleen is onbestreden gesteld dat Arpa in 2013 en 2014 veel media aandacht voor haar FENIX-productlijn heeft gekregen in de vakpers, maar de FENIX-producten zijn in 2016 ook door Arpa bij Nolte Duitsland onder de aandacht gebracht (zie 2.9). Nu Nolte c.s. het PHOENIX-teken eveneens gebruikt voor een mat, vingervlek-vrij product, lijkt van een zuiver toevallige keuze van dit teken ook geen sprake. Daarnaast is er voorshands sprake van een duidelijke merkinbreuk, met name waar het het gebruik van het PHOENIX-teken betreft.
4.35. Onder deze omstandigheden heeft Nolte c.s. het over zichzelf afgeroepen dat zij met het gebruik van de inbreukmakende tekens in een dure catalogus die zij maar eens per jaar laat drukken, geconfronteerd zou kunnen worden met een verbod vanwege inbreuk op de rechten van Arpa. Het zou mogelijk anders zijn als Arpa niet onmiddellijk na kennisname van de introductie van de PHOENIX-productlijn bezwaar had gemaakt en/of de tijdsduur tot de nieuwe uitgave korter zou zijn. In dit geval zou Arpa echter bijna een jaar vanaf haar eerste sommatie moeten wachten om de inbreuk geheel te doen staken. Daarmee zou het recht van Arpa om een voorlopige maatregel te verkrijgen ter staking van een voorshands aannemelijke inbreuk, zo zeer worden beperkt dat dat niet van haar gevergd kan worden. Dat een verbod leidt tot een kostbare herdruk staat in dit geval dan ook niet aan toewijzing in de weg.
Conclusie: merkgebruik in catalogi
Kortom, het gebruik van een type-aanduiding, een productnaam of -lijn, of dat nu in catalogussen, op websites of in folders gebeurt, levert al snel merkgebruik op. Oudere rechthebbenden kunnen daartegen in voorkomende gevallen optreden.
Deze uitspraak laat ook zien dat dit soort aanduidingen in aanmerking komen voor een merkregistratie!
Joost Becker, advocaat merkenrecht
