Een merk moet worden aangevraagd en geregistreerd bij het merkenregister. Door middel van een merkregistratie krijgt de houder een exclusief recht om dat merk te gebruiken. Met een merkrecht kan de houder van een merk optreden tegen verwarringsgevaar, aanhaken of profiteren van het merk en/of ander inbreukmakend gebruik.
Normaal gebruik
Op het moment dat de merkregistratie is voltooid is het van belang om het merk binnen 5 jaar normaal te gebruiken in het gebied waarvoor met merk is ingeschreven. Volgens rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie wordt van een merk normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. Daarbij wordt rekening gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is, met name de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandelen te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk.
Indien een merk niet binnen 5 jaar normaal wordt gebruikt dan kan het merk vervallen worden verklaard. Ook kan het niet normale gebruik van een merk tegen de merkhouder worden gebruikt in een oppositieprocedure, hetgeen onlangs heeft plaatsgevonden in een oppositieprocedure bij het Benelux-Bureau inzake de Intellectuele eigendom (BBIE) tussen OERBROOD en OERCHEF.
OERBROOD VERSUS OERCHEF
OERCHEF heeft op 2 december 2021 een merkaanvraag verricht voor het volgende merk:
De houder van het merk OERBROOD heeft oppositie ingesteld tegen de inschrijving van die aanvraag. Zij was van mening dat het aangevraagde merk te veel lijkt op haar merk OERBROOD.
OERCHEF heeft op haar beurt om gebruiksbewijzen ten aanzien van het merk OERBROOD gevraagd. Hierop heeft OERBROOD overzichten met verkoopaantallen en totale verkoopbedragen in euro’s van de jaren 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 en 2021 overgelegd. Aangezien deze overzichten door of in opdracht van OERBROOD zijn opgesteld hebben deze voor het BBIE minder bewijskracht. Bovendien bevat geen van de bewijsstukken duidelijke aanwijzingen over de plaats van het gebruik van het ingeroepen merk. Hierdoor heeft het BBIE geoordeeld dat uit de ingediende stukken niet blijkt of in elk geval onvoldoende dat het ingeroepen merk in de relevante periode normaal is gebruikt in de Benelux voor de aangeduide waren.
De oppositie van OERBROOD ten aanzien van de merkaanvraag OERCHEF werd afgewezen en de merkaanvraag van OERCHEF werd ingeschreven.
Conclusie
Op het moment dat u een merk inschrijft is het dus van belang om het ingeschreven merk ook daadwerkelijk te gaan gebruiken voor de ingeschreven waren en/of diensten. Indien u dat niet doet kan uw merk vervallen worden verklaard of kan het niet normale gebruik van uw merk tegen u worden gebruikt bij een oppositie.
Heeft u vragen over uw (merk)rechten? Neem dan gerust contact op met mij.
Lorena van den Berg, advocaat merkenrecht
