De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Hof: fashionmerk Lacoste kan Hema krokodillen op kleding verbieden

Hof: fashionmerk Lacoste kan Hema krokodillen op kleding verbieden

Hema’s krokodillen kinderondergoed lijkt teveel op het Lacoste logo. Merkinbreuk, aldus de rechter, en geen versiering. Les voor kledingontwerpers!
Auteur artikelLorena van den Berg
Gepubliceerd10 september 2020
Laatst gewijzigd10 september 2020
Leestijd 

Hema kinderondergoed

Hema heeft kinderondergoed op de markt gebracht dat er als volgt uit ziet:

Lacoste heeft Hema hier op aangesproken bij dagvaarding. Lacoste stelt dat het gebruik van deze krokodillen een inbreuk vormt op haar merkrechten op het Lacoste logo.

De voorzieningenrechter in Den Haag oordeelde eerder dat het gebruik van het Hema kinderondergoed juist niet verboden is. De krokodillen die op de Hema kinderondergoed staan zouden kort gezegd enkel decoratief zijn waardoor er geen sprake zou zijn van merkinbreuk.

Het hof in Den Haag komt op 11 augustus 2020 echter in hoger beroep tot een andere conclusie.

Merkgebruik

Bij de beoordeling van de vraag of er sprake is van inbreukmakend merkgebruik maakt het hof onderscheid tussen “het blauwe hemdje” en “het grijze setje”. Het hof gaat bij haar beoordeling in op volgende vragen:

1) Is sprake van gebruik als merk of ziet het publiek de krokodil(len) op ondergoed louter als decoratie? en

2) Is voldaan aan de overige vereisten van een sub b-inbreuk (artikel 2.20 BVIE lid 2)? Dat wil zeggen is er ook sprake van verwarringsgevaar?

Het blauwe hemd

Op het blauwe hemdje bevindt zich een afbeelding van een krokodil aan de voorkant, op borsthoogte van het kledingstuk. Lacoste stelt en onderbouwt ook dat het regelmatig voorkomt dat zich op die plaats op kleding een (beeld)merk bevindt. Dit brengt mee dat het publiek er aan is gewend dat zich op kleding op borsthoogte een (beeld)merk bevindt en dit daardoor in beginsel (ook) als merkgebruik zal opvatten. Het hof is dan ook van oordeel dat hier sprake is van merkgebruik op de kleding van Hema.

Verwarringsgevaar?

Het hof komt vervolgens toe aan de tweede vraag: is er ook sprake van verwarringsgevaar?

Het hof oordeelt dat de merken van Lacoste en de krokodil van de Hema in hoge mate met elkaar overeenstemmen. Het gaat in beide gevallen om een (gestileerde) actieve krokodil, die vanuit hetzelfde zijaanzicht is afgebeeld met de bek aan de rechterzijde, die is geopend, waarbij de hoek van de opening ongeveer gelijk is en waarbij tanden zijn te zien. Ook hebben ze beiden witte min of meer driehoekige schubben. Daaraan kan, volgens het hof, niet (voldoende) afdoen dat de Hema krokodil kinderlijker is en/of een kinderlijker uitstraling heeft, 2D is getekend, rare voetjes, ronde ogen boven op de kop en ronde tanden heeft, een minder spitse bek en een staart in een andere houding heeft. Deze verschillen zijn namelijk veel minder bepalend voor het totaalbeeld van de krokodillen dan de punten van overeenstemming.

Daarnaast zijn de merken van Lacoste ingeschreven voor onder andere kleding en gebruikt Hema haar krokodil ook op (kinder)kleding. Hierdoor is er sprake van reëel verwarringsgevaar, aldus het Hof. Dit geldt te meer nu het publiek eraan gewend is dat merken worden afgebeeld op (kinder)kleding op borsthoogte en dat Lacoste dat ook doet.

Het hof komt tot de conclusie dat Hema met haar blauwe hemdje inbreuk maakt op de merkrechten van Lacoste.

Het grijze setje

Met betrekking tot het grijze setje hebben partijen eerst getwist over de vraag of er enkel krokodillen of krokodillen en leguanen op staan. Op grond van de eigen waarneming is het hof van oordeel dat er enkel krokodillen zijn afgebeeld.

Op het grijze setje bevinden zich zes verschillende (soorten) krokodillen. Ook hier heeft Lacoste gemotiveerd aangevoerd dat het vaker voorkomt dat bij kleding merken meerdere keren en ook over het gehele kledingstuk worden aangebracht. Het publiek is dus aan dat soort merkgebruik gewend, wat aannemelijk maakt dat een aanmerkelijk deel van het publiek dit gebruik niet louter als decoratie opvat. Het verweer van Hema dat het reptielenmotief op het grijze setje te ingewikkeld is om als merk te kunnen kwalificeren wordt door het hof verworpen. Het gaat immers, volgens het hof, om een herhaling van overeenstemmende tekens, waaraan het publiek gewend is.

Is er dan ook sprake van verwarringsgevaar? Op het grijze setje komen zes verschillende krokodillen voor. Dezelfde krokodil als op het blauwe hemdje in groen en blauw (waarvan het hof al heeft vastgesteld dat die te veel lijkt op de merken van Lacoste) en vier krokodillen met een gesloten bek, waarvan drie met de bek naar links en één met de bek naar rechts. Met betrekking tot de andere krokodillen is het hof van oordeel dat zij, gelet op de verschillen (zoals een gesloten bek, de bek naar rechts, banden in plaats van schubben) en de overeenkomsten (zijaanzicht, gekrulde staart, zichtbare poten) in visueel opzicht in enige mate overeenstemmen met de merken van Lacoste.

Het hof komt tot de conclusie dat Hema zowel met het blauwe hemdje als het grijze setje inbreuk maakt op de merkrechten van Lacoste. Hema moet ook de juridische kosten van ruim 31.000 euro betalen, en loopt ook het risico op een fikse schadeclaim.

Les voor ontwerpers

Bovenstaande uitspraak geeft goed weer hoe subjectief en lastig het merkenrecht soms kan zijn.

Waar de voorzieningenrechter eerst oordeelt dat er sprake is van zuiver decoratief gebruik, oordeelt het hof in hoger beroep nu dat er sprake is van inbreukmakend merkgebruik. Hema zal dit ontwerp niet (meer) mogen gebruiken.

Uit dit arrest blijkt ook dat het van cruciaal belang is om na te gaan of er geen sprake is van merkgebruik of merkinbreuk bij het ontwerpen van kleding. Ook bij (de versiering van) kleding is het van belang om na te gaan of die versiering niet teveel lijkt op bestaande kledingmerken of -logo’s.

Heb jij twijfels over de vraag of jouw kledingstukken inbreuk maken op (merk)rechten van derden neem dan gerust contact met mij op.

 

Lorena van den Berg, advocaat merkenrecht