Merkenregister niet geraadpleegd: kwade trouw

Wie ten onrechte het merk van een ander voert pleegt merkinbreuk. De merkhouder kan dan de winst vorderen die is genoten met deze merkinbreuk, mits er sprake is van "kwade trouw" van de inbreukmaker. Dankzij een arrest van het Benelux Gerechtshof is nu duidelijker wat onder kwade trouw moet worden verstaan. Opvallend daarbij is dat een ieder wordt geacht de inhoud van het merkenregister te kennen.

In een interessant arrest van 11 februari 2008 heeft het Benelux Gerechtshof zich uitgesproken over de vereisten voor winstafdracht en de definitie van kwade trouw. De zaak IWC - Michel ging over het verhandelen van merkproducten door een oud-distributeur die voor zichzelf is begonnen. Beide partijen gebruiken het merk voor dezelfde producten en de vraag is wie de beste rechten heeft.

Michel trok aan het langste eind en kan IWC verbieden het merk nog langer te voeren. Vervolgens rijst de vraag of Michel de door IWC met de inbreukmakende handelingen genoten winst kan opvorderen. Volgens de Benelux Merkenwet is hiervoor kwade trouw vereist. De vraag is echter wat hiermee precies bedoeld wordt, nu het begrip kwade trouw nergens gedefinieerd wordt.

Het Benelux Gerechtshof stelde in zijn uitspraak allereerst vast dat het artikel over winstafdracht niet beperkt is tot piraterij (moedwillige namaak van merkproducten). Wel is de toepassing van het artikel beperkt tot moedwillige, of opzettelijk gepleegde, inbreuk.

Interessant zijn de vuistregels die het Benelux Gerechtshof vervolgens gaf ter toetsing van de vraag of er sprake is van een opzettelijke inbreuk:

• van opzet is sprake wanneer de inbreukmaker zich ten tijde van zijn handelen bewust is geweest van het inbreukmakend karakter daarvan;


• iedereen die beroeps- of bedrijfsmatig in het economisch verkeer gebruik maakt van een teken, wordt geacht bekend te zijn met de inhoud van het merkenregister;


• op alle mogelijke manieren, inclusief vermoedens, mag worden aangetoond dat de wederpartij zich bewust is geweest van het inbreukmakend karakter van zijn handelingen;


• wanneer het verweer dat door de wederpartij wordt gevoerd aan te merken is als “in redelijkheid als bij voorbaat kansloos”, dan is sprake van opzettelijke inbreuk.

Vooral de regel omtrent de inhoud van het merkenregister is opvallend. Het brengt in feite de verplichting mee om voorafgaande aan het voeren van een nieuw merk te toetsen of het wel gebruikt kan worden. Partijen die dit nalaten, kunnen zich in een latere procedure niet meer verweren met de stelling dat ze te goeder trouw waren.