Merk Messi
Op 8 augustus 2011 heeft de voetballer Messi het volgende merk geregistreerd voor onder andere kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels:
Oppositie bij het EUIPO
Op 23 november 2011 heeft de houder van merken Massi (de Massi-merken) oppositie ingesteld bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) tegen de inschrijving van het merk Messi. Volgens de merkhouder stemt het merk Messi te veel overeen met zijn Massi-merken die ook zijn ingeschreven voor onder andere kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels. Hierdoor zou er sprake zijn van verwarringsgevaar tussen de twee merken.
De oppositieafdeling van het EUIPO heeft vervolgens op 12 juli 2013 de oppositie in haar geheel toegewezen. De EUIPO was van mening dat het merk Messi voor verwarring met de Massi-merken kon zorgen. Messi stelde tegen deze beslissing beroep in bij het Gerecht van de Europese Unie (het Gerecht).
Beoordeling van het Gerecht
Het Gerecht vernietigde op 26 april 2018 de beslissing van het EUIPO. Het Gerecht was van mening dat juist door de bekendheid van de voetballer Lionel Messi er geen gevaar voor verwarring aanwezig kon zijn met de Massi-merken. Het publiek zou volgens het Gerecht bij het zien van het merk Messi, eerder denken aan de voetballer Messi dan aan de Massi-merken. Door de begripsmatige verschillen tussen deze merken zou daardoor geen sprake zijn van verwarringsgevaar.
Het Gerecht voegt hier nog aan toe dat er consumenten kunnen zijn die de voetballer Messi niet kennen maar dat deze consumenten niet tot de gemiddelde consument die sportkleding wenst aan te schaffen behoren.
Het EUIPO en de merkhouder van de Massi-merken zijn het hier niet mee eens en stappen naar het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU). Het HvJ EU heeft vandaag, 17 september 2020, hierover een uitspraak gedaan.
Beoordeling van het HvJ EU
Het EUIPO en de merkhouder van de Massi-merken voeren meerdere argumenten aan waarom de beslissing van het Gerecht niet juist zou zijn. De merkhouder stelt onder andere dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat voor de beoordeling van het bestaan van verwarringsgevaar rekening moest worden gehouden met de bekendheid van de persoon. Hieruit zou volgens de merkhouder namelijk volgen dat alle bekende personen recht hebben op automatische inschrijving van hun (achter)naam als merk, ongeacht of er oudere, nagenoeg identieke merken bestaan.
Het HvJ EU gaat hier niet in mee en stelt dat de bekendheid van de persoon wel degelijk bijdraagt aan de vraag of er sprake is van (gevaar voor) verwarring. Of er sprake is van verwarringsgevaar moet namelijk globaal worden beoordeeld, rekening houdend met alle relevante factoren. Er moet ook rekening worden gehouden met de eventuele bekendheid van de persoon die de inschrijving van zijn naam als merk aanvraagt, voor zover deze bekendheid duidelijk van invloed kan zijn op de perceptie van het merk bij het relevante publiek. Het HvJ EU komt dan ook tot de conclusie dat het Gerecht terecht heeft geoordeeld dat de reputatie van Messi een relevante factor was voor de vaststelling van een begripsmatig verschil tussen het woord "messi" en het woord "massi".
Ook de overige argumenten slagen niet waardoor het beroep van het EUIPO en de merkhouder wordt afgewezen. Het HvJ EU bevestigt hiermee de uitspraak van het Gerecht. Messi mag nu definitief zijn merk gebruiken voor (sport)kleding.
Conclusie
Met deze uitspraak komt er een eind aan de lange (wed)strijd tussen de merken Messi en Massi. Bekende personen die hun naam als merk willen vastleggen kunnen met deze uitspraak hun voordeel doen. Zij hebben namelijk als voordeel dat hun bekendheid ervoor zal zorgen dat indien er een ouder merk is dat lijkt op hun (merk)naam er minder snel sprake zal zijn van verwarringsgevaar. Het publiek zal namelijk bij het zien van dat merk eerder denken aan de bekende persoon dan aan het oudere merk.
Lorena van den Berg, advocaat merkenrecht
