Sweet Things wordt geconfronteerd met het gebruik van het teken Sweet Things! door M&D Pastries. M&D gebruikt Sweet Things zowel in haar domeinnaam sweet-things.nl als op haar website. Op het Sweet Things! onderdeel van haar website wordt namelijk uitgelegd dat klanten bij Sweet Things! speciale taarten kunnen bestellen of workshops tot het decoreren van taarten kunnen volgen.
De vraag die in deze kwestie beantwoord moet worden door de rechtbank Noord-Holland, is of M&D een sterker recht heeft dan Sweet Things nu zij, overigens later dan dat Sweet Things haar handelsnaam ging gebruiken, een merk heeft geregistreerd. Zodra Sweet Things aan M&D verzocht heeft om het gebruik van Sweet Things! te staken, heeft M&D Sweet Things! namelijk ingeschreven als merk. Sweet Things start daarop een procedure tegen M&D, waarin zij de nietigverklaring van het merk Sweet Things! vordert. Daarnaast vordert Sweet Things een verbod op het gebruik van Sweet Things! als handelsnaam door M&D, omdat M&D hiermee inbreuk maakt op haar handelsnaamrechten. Maar wie heeft nu de beste rechten?
Handelsnaaminbreuk aangenomen
Op grond van art. 5 Handelsnaamwet is het verboden om een handelsnaam te voeren, die gelijk is aan een oudere handelsnaam of daarvan zo weinig afwijkt dat bij het publiek verwarring optreedt tussen beide ondernemingen in verband met de aard van de beide ondernemingen en de plaats waar zij zijn gevestigd. De rechtbank komt tot de conclusie dat door het gebruik van de handelsnaam van M&D verwarring is te duchten. De rechtbank komt tot dit oordeel vanwege de volgende omstandigheden:
- Sweet Things en Sweet Things! zijn nagenoeg identiek.
- De aard van beide ondernemingen is hetzelfde.
- Door de online bestelmogelijkheden bij beide partijen en de mogelijkheid dat workshops op locatie worden verzorgd, zijn de activiteiten van ondernemingen niet gebonden aan de plaats van vestiging of van de winkel.
- Beide ondernemingen zijn speciaalzaken, waardoor de kans dat potentiële klanten bij een van beide terecht komen groter is.
- De klanten van beide ondernemingen zijn (voornamelijk) gewone consumenten. Van consumenten kan en mag volgens de rechtbank niet verwacht worden dat zij alert zijn op mogelijke verwarring.
Door het teken Sweet Things! te gebruiken, maakt M&D inbreuk op de handelsnaamrechten van Sweet Things. De rechtbank legt een verbod op aan M&D ten aanzien van het gebruik van deze handelsnaam, M&D moet het gebruik van Sweet Things! (of daarmee overeenstemmende tekens) daardoor staken en gestaakt houden. Bovendien moet M&D ook haar domeinnaam sweet-things.nl aan Sweet Things overdragen.
Merkdepot te kwader trouw
Naast haar beroep op haar handelsnaamrechten vordert Sweet Things de nietigverklaring van het Sweet Things!-merk van M&D, omdat het merkdepot te kwader trouw zou zijn gedaan. Kwade trouw wil kortweg zeggen dat een merk tegen beter weten in is geregistreerd, terwijl het ingeschreven teken al door een ander gevoerd wordt. De rechtbank oordeelt dat in deze kwestie inderdaad sprake is van kwade trouw, omdat M&D naar eigen zeggen het merkdepot heeft verricht om haar concurrentiepositie te versterken ten opzichte van Sweet Things. M&D wist immers dat Sweet Things haar handelsnaam al langer gebruikte dan M&D zelf, Sweet Things had zelfs contact met M&D hierover opgezocht. Op grond van deze omstandigheden verklaart de rechtbank het door M&D geregistreerde merk nietig.
Conclusie
Het resultaat van deze uitspraak is dan ook, dat maar 1 ‘Sweet Thing’ over blijft: M&D mag Sweet Things! niet meer als handelsnaam gebruiken en ook zal het door haar geregistreerde merk uit het register verwijderd moeten worden.
