Upcycling
Upcycling is een geheel van technieken die versleten of beschadigde voorwerpen, waaronder bijvoorbeeld kleding en sieraden een nieuw leven geven door ze om te vormen tot een nieuwer product. Het oudere product wordt als het ware geredesigned tot een nieuwer en beter product. Hiermee wordt de afvalberg kleiner en wordt de levensduur van een kledingstuk verlengd.
Het merkenrecht en upcycling
Steeds meer merkhouders houden zich bezig met upcycling van hun eigen producten waaronder merken als Louis Vuitton en Urban Outfitters. Het belang van upcycling wordt voor merkhouders en producenten ook steeds groter. Vanaf 1 januari 2023 zal namelijk het besluit uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor textiel ingaan. Dit besluit moet erop toezien dat producenten van kleding en huishoudtextiel de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de recycling en het hergebruik van hun producten.
Maar wat nu als de merkhouder niet zelf haar producten gaat upcyclen maar een derde dat doet met gebruikmaking van de (merk)producten van de merkhouder?
Op grond van het merkenrecht heeft de merkhouder het exclusieve recht om op te treden tegen het gebruik van zijn merken. Een merkhouder heeft echter niet het recht om de verdere verhandeling van zijn merkproducten tegen te gaan die met zijn toestemming binnen de Europese Economische Ruimte zijn gebracht, tenzij er voor de merkhouder gegronde redenen zijn zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in het de handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is. Dit wordt ook wel uitputtingsleer genoemd.
Hoewel upcycling in het kader van duurzaamheid zeer wenselijk is kunnen er voor wat betreft het merkenrecht nog wel wat haken en ogen aanzitten.
Het upcyclen door een derde van merkkleding, sieraden of andere producten kan op verschillende manieren. Zo kan er upcycling plaatsvinden door het merk te verwijderen, het merk te behouden of een disclaimer bij het product te plaatsen.
Upcycling en verwijderen van het merk
Upcycling door middel van het verwijderen van het merk zal merkrechtelijk gezien waarschijnlijk niet zijn toegestaan. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft namelijk in de Mitsubishi/Duma zaak geoordeeld dat het verwijderen van een merk ook merkgebruik is. Geoordeeld werd dat Duma inbreuk maakte op de merkrechten van Mitsubishi door in een douane-entrepot de Mitsubishi-merken, identificatieplaatjes en serienummers van de door haar in Azië gekochte vorkheftrucks te verwijderen en deze te vervangen door Duma-merken, voordat de trucks op de markt werden gebracht in de EER.
Upcycling met behoud van het merk
Upcycling met behoud van het merk zal waarschijnlijk kwalificeren als een merkinbreuk. Doordat het merk niet wordt verwijderd zal (de toestand van) de waar worden gewijzigd. Hierdoor kan de merkhouder mogelijk een beroep doen op de tenzij-uitzondering van de uitputtingsleer.
In de VS heeft Chanel een zaak tegen Shiver + Duke aanhangig gemaakt waarbij sprake was van upcyling met behoud van het merk. Shiver + Duke gebruikte de Chanel-merken om nieuwe sieraden mee te maken, een en ander is te zien in de afbeelding bij dit blog. Chanel stelt dat dit gebruik van haar merken resulteert in een inbreuk op haar rechten. De zaak is recentelijk ingetrokken en partijen hebben een schikking bereikt. Helaas zal hierdoor een uitspraak van de rechter uitblijven.
Upcycling met een disclaimer
Tot slot kan er ook upcycling plaatsvinden met gebruik van een disclaimer dat het originele product is gewijzigd en door wie dat is gewijzigd. Het gebruik van een disclaimer zal echter vaak onvoldoende zijn om merkinbreuk te voorkomen. Daarnaast bestaat er ook een risico op post-sale confusion. Een disclaimer is immers niet altijd zichtbaar waardoor op het moment van gebruik van het kledingstuk alsnog gedacht kan worden dat die van de merkhouder afkomstig is. Een permanente zichtbare disclaimer op een kledingstuk zal over het algemeen ook niet werkbaar zijn aangezien men het product dan waarschijnlijk niet meer zal kopen. Ook op sieraden is dit over het algemeen vanwege de beperkte ruimte niet mogelijk.
Conclusie
Geconcludeerd moet worden dat upcyclen merkenrechtelijk gezien nog wel een uitdaging is. Het is de vraag of duurzaamheidsargumenten het zullen winnen van de merkhouder. Het is voor nu wachten op de eerste uitspraak van een rechter omtrent dit onderwerp.
Lorena van den Berg, advocaat merkenrecht
