Eerder oordeelde de oppositieafdeling van het OHIM dat de tekens vergelijkbaar zijn inzoverre ze de letters 'book' bevatten, maar (zowel visueel als auditief) verschilden in het voorvoegsel ‘face’ versus 'paro'. Het logo van PAROBOOK - zie de link hieronder - leek volgens de oppositieafdeling qua stilering op het FACEBOOK beeldelement (hoewel dat wit en blauw was, terwijl het bij het PAROBOOK logo om wit en roodging). Voor wat betreft de de begripsmatige betekenis, werd geoordeeld dat de tekens overeenstemmen alleen voor het deel van het publiek dat de oudere merken en het betwiste merk opdeelt in twee merken en het concept snappen van 'book', namelijk het Engelssprekende deel van het publiek.
Facebook beroept zich ook op de hoge mate van bekendheid voor de diensten waarvoor zij haar merken heeft geregistreerd (waaronder sociale netwerken), maar volgens de oppositieafdeling geldt dat niet voor waren en diensten anders dan die met betrekking tot sociale netwerken. Voor deze waren of diensten wordt deze afbreuk aan de reputatie van de Facebook merken of het profiteren daarvan niet aangenomen omdat deze verschillen van social-networking-gerelateerde diensten. Uiteingelijk oordeelt de oppositieafdeling dat deze claim van Facebook niet slaagt.
Ook de claim van verwarringsgevaar slaagt niet, mede omdat de consument volgens oppositieafdeling meestal de neiging heeft om zich te concentreren op het eerste deel van het merk, dat verschilt (PARO versus FACE).
Facebook stelde beroep in. Zij betoogt dat haar oppositie geheel had moeten worden toegelaten. Volgens het Board of Appeal (BoA) moeten alle omstandigheden van het geval meegewogen worden, waaronder:
'the degree of similarity between the conflicting marks; the nature of the goods or services for which the conflicting marks were registered, including the degree of closeness or dissimilarity between those goods or services, and the relevant section of the public; the strength of the earlier mark’s reputation; the degree of the earlier mark’s distinctive character, whether inherent or acquired through use; the existence of the likelihood of confusion on the part of the public'
De BoA bevestigt dat de relevante waren en diensten waarvoor PAROBOOK is aangevraagd zo ver verwijderd zijn van de bekende social-networking-gerelateerde diensten, dat het zeer onwaarschijnlijk is dat de oudere merken door het relevante publiek voor de geest zouden worden gehaald, zeker gezien de bestaande verschillen. Dus ook het BoA concludeert dat Facebook niet voldoende bewijs of argumenten aandraagt dat PAROBOOK voor die waren of diensten ongerechtvaardigd voordeel oplevert of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de oudere FACEBOOK merken.
Ook verwarringsgevaar wordt niet aangenomen, omdat de BoA de beeldelementen in beide merken van beperkte betekenis vindt en oordeelt dat meer waarde moet worden gehecht aan de verbale elementen. Ondanks de aanwezigheid van BOOK legt het eerste element ('face' versus 'paro') meer gewicht in de schaal. Omdat de tekens niet gelijk of identiek zijn, kan er aldus geen verwarringsgevaar worden aangenomen.
Lees de beslissing, met nadere toelichting en afbeeldingen op het blog van Class 46 hier.
Joost Becker, advocaat merkenrecht
