Joint venture overeenkomst
In dit geschil over IP-rechten zijn partijen in 2025 een joint venture aangegaan voor de ontwikkeling en commercialisering van zogenoemde "grounding-technologie" voor sportschoenen. Deze technologie zou bijdragen aan vermindering van ontstekingen, spierpijn en herstel na inspanning.
In de joint venture-overeenkomst, gesloten tussen partijen, is vastgelegd dat de partij NIS alle intellectuele eigendomsrechten die noodzakelijk zijn voor de exploitatie van de technologie zonder vergoeding zou worden overdragen aan de joint venture-vennootschap SGF. Daarnaast moesten alle benodigde documenten worden ondertekend om die overdracht daadwerkelijk te effectueren.
Geschil over IP rechten
Hoewel de overdrachtsdocumentatie al was voorbereid, weigerde NIS uiteindelijk mee te werken aan de overdracht van diverse octrooirechten. NIS stelde dat zij de overeenkomst buitengerechtelijk had vernietigd wegens dwaling en subsidiair wegens bedrog. Volgens NIS was haar voorgespiegeld dat zij duurzaam zou profiteren van een gunstige winstverdeling binnen de joint venture. Toen bleek dat toekomstige toetreding van nieuwe aandeelhouders haar economische positie mogelijk zou verwateren, vond zij dat zij onder een onjuiste voorstelling van zaken had gehandeld.
Ontwikkeling en exploitatie van technologie
De voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam oordeelt in kort geding dat de intellectuele eigendomsrechten die centraal staan in een joint venture daadwerkelijk moeten worden overgedragen aan de gezamenlijke vennootschap.
Kort gezegd oordeelt de rechter dat de overeenkomst geldig is en dat NIS haar contractuele verplichtingen eenvoudigweg moet nakomen. De overeenkomst bevat een bepaling waarin partijen afstand doen van hun recht om de overeenkomst te vernietigen. Daarnaast bleek uit de stukken dat over de betreffende winstverdelingsregeling was onderhandeld tussen professionele partijen die ieder werden bijgestaan door een eigen advocaat. Volgens de voorzieningenrechter biedt dit in kort geding onvoldoende aanknopingspunten om voorshands aan te nemen dat daadwerkelijk sprake was van dwaling of bedrog.
De rechter merkt bovendien op dat de discussie tussen partijen vooral ziet op de toekomstige winstverdeling binnen de joint venture. De discussie daarover rechtvaardigt volgens hem niet dat NIS haar afzonderlijke verplichting tot overdracht van de IE-rechten opschortte.
Een belangrijk element in de belangenafweging was dat de joint venture juist was opgericht om de technologie verder te ontwikkelen en te exploiteren. Daarvoor moest de vennootschap kunnen beschikken over de relevante intellectuele eigendomsrechten. Zonder die rechten zouden investeringen, financiering en samenwerking met derden worden bemoeilijkt. De rechter achtte het daarom onwenselijk dat de onderneming (gedurende een bodemprocedure) stil zou komen te liggen:
‘Niet in geschil is dat het partijen voor ogen heeft gestaan om SGF te belasten met de ontwikkeling en exploitatie van de grounding-technologie, en aannemelijk is dat SGF daarvoor dient te beschikken over de relevante intellectuele eigendom om de benodigde financiering en samenwerkingspartners aan te trekken. NIS zal deze intellectuele eigendomsrechten dan ook aan SGF moeten leveren, zoals met SGH afgesproken in de Agreement. Van SGH kan niet worden gevergd dat zij een uitspraak van de bodemrechter daarover afwacht, nu dit zou meebrengen dat SGF in de tussentijd stil ligt, hetgeen de ontwikkeling en exploitatie van de grounding-technologie niet ten goede komt. Dat is niet in het belang van SGH/SGF en niet in het belang van NIS.’
Veroordeling tot overdracht van octrooirechten
De rechter veroordeelt NIS tot volledige medewerking aan de overdracht van de relevante octrooien en octrooiaanvragen. Daarvoor wordt een dwangsom opgelegd. Ook krijgt NIS een verbod opgelegd om de betrokken IE-rechten in de tussentijd te vervreemden, te verpanden, in licentie te geven of anderszins daarover te beschikken, versterkt met een afzonderlijke dwangsom.
De uitspraak laat zien:
- Wie IE-rechten inbrengt in een joint venture, doet er verstandig aan zeer duidelijk vast te leggen welke economische tegenprestatie daartegenover staat.
- Bepalingen over winstverdeling, verwatering en toekomstige investeringsrondes verdienen bijzondere aandacht bij de contractonderhandelingen.
- Een geschil over de economische verhouding binnen een samenwerking betekent niet automatisch dat andere contractuele verplichtingen kunnen worden opgeschort.
Ten slotte is relevant dat de rechter onderkent dat het in het belang is van alle partijen bij technologiegedreven samenwerkingen, om duidelijkheid te hebben over eigendom en overdracht van IP-rechten. Dit is niet alleen cruciaal voor het aantrekken van investeerders en commerciële partners, maar ook voor de exploitatie van de betreffende technologie.
Daarbij is wel van belang dat de afspraken over zowel IP als economische zeggenschap vanaf het begin duidelijk zijn vastgelegd.
