Wie in opdracht van een ander onder eigen naam blikjes vult die bedrukt zijn met merken van een derde pleegt zelf merkinbreuk, ook wanneer die blikjes niet voor de Europese markt bestemd zijn. Dit oordeelt de Rechtbank 's-Gravenhage op 7 oktober 2009 in een bodemprocedure tussen Red Bull en Frankdrankenindustrie Winters.Winters is een bedrijf dat zich bezighoudt met het afvullen van blikjes. Zij voegt in opdracht van een derde water, drankconcentraat, koolzuur en verpakking samen tot een blikje dat klaar is om vermarkt te worden. In dit geval kreeg Winters van een bedrijf uit Tunesië de opdracht blikjes met frisdrank af te vullen. De ontwerpen voor de verpakking werden aangeleverd door de opdrachtgever. Die ontwerpen lijken in de ogen van Red Bull, en de rechtbank, te veel op de Europese en Benelux merken van Red Bull (zie afbeelding).
De rechtbank baseert haar oordeel op de beschikking van het Hof van Justitie inzake UDV/Brandtraders. Daaruit volgt dat het aanbrengen van merktekens van op waren van een ander al snel merkgebruik oplevert.
In het verleden is al vaker geoordeeld dat wanneer vanuit de Benelux producten naar buiten de Benelux worden geëxporteerd, dit ook merkgebruik in de Benelux oplevert. Die redenering gaat voor Europese merken, zoals in dit geval, volgens de rechtbank ook op. Dit is een novum. De rechtbank verwijst niet naar bestaande jurisprudentie. In een voetnoot merkt ze voorzichtig op dat voor haar opvatting "steun te vinden is" in enkele handboeken en dat "ook naar Engels recht dit vermoedelijk zo wordt gezien".
Dat Winters de blikjes in opdracht vult en zich feitelijk helemaal niet bemoeit met het uiterlijk van de blikjes, doet hier volgende rechtbank niets aan af. Winters staat namelijk op de blikjes vermeld als de producent. Winters stelde nog dat zij haar naam op grond van warenwetgeving wel op de blikjes moest vermelden, maar ook dat mocht haar niet baten. De merkenrechtelijke toets is immers een eigen toets die los staat van de warenwetgeving.
Deze zaak laat zien dat wie op eigen naam, maar in opdracht van een ander, merktekens (of daarop lijkende tekens) aanbrengt op een product, het risico loopt zelf wegens merkinbreuk door de merkhouder te worden aangesproken.
