Merkenrechtelijke vorderingen tijdens faillissement
Rechtsvorderingen die betrekking hebben op de failliete boedel worden zowel tegen als door de curator ingesteld. Welke vorderingen zijn er zoal mogelijk?
Vorderingen tegen de curator
Verschillende vorderingen met merkenrechtelijke grondslag kunnen tegen de curator worden ingesteld: zo zijn verbodsvorderingen mogelijk wegens beweerdelijke merkinbreuk,[1] alsmede vorderingen tot nietigverklaring van in de boedel vallende merken.[2]
Vorderingen verifieerbaar?
De rechter zal bij ingestelde vorderingen, doorgaans betrekking hebbend op situaties vóór faillissement, procedureel een onderscheid maken tussen vorderingen die wel (art. 26 Fw) en niet (art. 25 Fw) ter verificatie moeten worden ingediend. Vorderingen tot schadevergoeding en winstafdracht worden afgescheiden en kunnen alleen ter verificatie worden ingediend. Zij worden geschorst.[3]
Anders ligt dat met merkinbreukvorderingen en vorderingen tot het afleggen van rekening en verantwoording. Daarover kan (verder) worden geprocedeerd volgens de Rechtbank Breda: ‘Aangezien de vermeende merkinbreuk is verricht door gedaagden vóór datum faillissement, behoren de daaruit voortvloeiende verplichtingen tot de boedel. Converse heeft dan ook een aanspraak op de boedel als bedoeld in artikel 25 Fw. De curator is, net zoals de failliete vennootschappen, gehouden om deze verplichtingen ten laste van de boedel na te komen.’[4] De rechter bepaalt vervolgens de modaliteiten van het verbod, en of de te nemen maatregelen ten laste komen van de boedel of de merkhouder (die de door de curator in dat verband te maken kosten vergoedt).
Indien tijdens faillissement merkinbreuk wordt gepleegd waardoor de boedel gebaat is (bijvoorbeeld door de verkoop door de curator van gemerkte namaakartikelen genoten winst), dan ontstaat in beginsel een boedelschuld die niet geverifieerd kan worden. Een dergelijke boedelschuld geeft de merkhouder een onmiddellijke aanspraak op de boedel en wordt zo spoedig mogelijk volledig uit de baten betaald vóórdat uitkeringen aan geverifieerde schuldeisers plaatsvindt. Een boedelschuld moet ex art. 25 Fw aanhangig worden gemaakt tegen de curator.[5]
Ik merk verder nog op dat geoordeeld is dat indien de bestuurder van de failliet zelf (als natuurlijke persoon) merkinbreuk pleegt hij (en niet de curator in diens hoedanigheid) daartoe rechtstreeks moeten worden aangesproken, omdat nakoming van de merkinbreukvordering -indien toegewezen- afhankelijk is van zijn wil en geen boedelverplichting is.[6]
Vorderingen door de curator
Vorderingen met een merkenrechtelijke grondslag kunnen natuurlijk dóór de curator (met merken in de boedel) worden ingesteld tegen derden. De curator is immers in principe bevoegd (uit hoofde van zijn wettelijke beheerstaak) om handelingen te verrichten die de merkhouder normaliter ook verricht. Hij kan in z’n algemeenheid bevoegdheden uitoefenen die exclusief aan de rechthebbende toekomen op grond van het uitsluitend merkrecht, zoals het instellen van een inbreukactie en het verlenen van toestemming aan licentienemers om daartoe over te gaan.[7]
Wille en Roerdink hebben terecht opgemerkt dat gedurende het faillissement de curator erop zal moeten toezien dat de merkinschrijvingen waar nodig tijdig worden verlengd.[8] Ik sluit mij hierbij aan, voor zover het merken betreft die enige waarde voor de boedel (kunnen) hebben. Ik meen dat de plicht tot het voldoen van taksen ook onder de beheerstaak van de curator valt. Ook het instellen van opposities tegen merkaanvragen en van nietigheidsacties (bijvoorbeeld tegen een depot te kwader trouw[9]) lijkt mij daaronder vallen.
Faillissement en non-usus
Ten slotte is nog van belang te vermelden dat de Rechtbank Dordrecht heeft uitgemaakt dat een faillissement van de merkhouder niet kan worden aangemerkt als een geldige reden voor non-usus (in de zin van art. 2.26 lid 2 sub a BVIE). In de zaak over het merk ‘Bellevue Dordrecht’ werd geoordeeld dat dit vijf jaar lang onafgebroken niet is gebruikt en het faillissement van de merkhouder daarvoor geen geldige reden is, omdat dit geen buiten de macht van de merkhouder liggende, maar een tot zijn normale ondernemingsrisico behorende omstandigheid is.[10] Het merk staat dus bloot aan vervallenverklaring wegens non-usus, ondanks het faillissement. Hoewel bij toepassing van de non-usus regel niet langer vereist is dat het gaat om omstandigheden die buiten de normale ondernemersrisico’s vallen, lijkt mij dat het faillissement van de merkhouder niet een belemmering is die rechtstreeks verband houdt met het merk en dat het gebruik van het merk door het faillissement niet onmogelijk of onredelijk is gemaakt.[11] Het merk zal dus in beginsel zo goed en zo kwaad als het kan gedurende het faillissement (normaal) gebruikt moeten worden om niet aan vervallenverklaring bloot te komen staan.
Ook het gebruik van een merk vóór faillissement mag vanzelfsprekend meetellen bij het normale gebruik ervan.[12]
Conclusie
De conclusie van deze en de andere delen van de serie Merk en faillissement laat zien dat er tijdens faillissement in de praktijk veel vragen moeten worden beantwoord die relevant zijn voor de (curator van de) merkhouder, voor potentiële kopers van het merk en gemerkte producten, voor licentienemers en voor derden die iets te vorderen hebben van de boedel of daaraan iets schuldig zijn. Het antwoord op die vragen is niet altijd even eenvoudig te geven.
Kijk op deze kennispagina voor de andere delen van deze serie Merk en faillissement.
[3] Zie Rb. Breda 23 november 2011 (Converse/Sporttrading), LJN BU5671. Rechtsvorderingen ter voldoening van een (schadevergoedings)verbintenis uit de boedel moeten ter verificatie worden ingediend, waardoor het geding moet worden geschorst ex art. 26 Fw jo. art. 29 Fw.
[4] Rb. Breda 23 november 2011 (Converse/Sporttrading), LJN BU5671. Volgens de rechter kunnen deze aanspraken jegens de boedel de curator tot een actief handelen nopen. Converse is als merkhouder voor haar bescherming onder meer aangewezen op de door gedaagden als inbreukmakers te verstrekken gegevens en te verrichten handelingen. Dit zijn dus verplichtingen die niet ter verificatie worden ingediend en waarover kan worden doorgeprocedeerd op voet van art. 25 Fw jo. art. 28 Fw.
[8] Wille en Roerdink 2007 a.w., p. 42. Wanneer er geen geld in de boedel zit, zal de curator een derde moeten zoeken die bereid is, al dan niet als tegenprestatie een (optie op) koop of een licentie, geld voor te schieten.
[10] Vzr. Rb. Dordrecht 29 oktober 2009, LJN BK1517 (Bellevue), r.o. 4.4-4.5. Aannemelijk was dus dat het recht op het merk ‘Bellevue Dordrecht’ is vervallen, zodat de vorderingen niet op basis van dat recht konden worden toegewezen.
