Inleiding
Een merk kan vervallen worden verklaard als het niet, gedurende 5 jaar, normaal is gebruikt. Het is aan de merkhouder om normaal gebruik aan te tonen. Dat kan op allerlei manieren. Dat in deze zaak geen normaal gebruik is aangetoond, is niet te wijten aan een hoge bewijsdrempel, maar aan het feit dat de McDonalds beperkt bewijs had ingediend. Het ingediende bewijs was niet toereikend om normaal gebruik in het relevante gebied in de relevante periode aan te tonen.
Juridisch kader normaal gebruik
Normaal gebruik vereist daadwerkelijk gebruik op de markt waarvoor het merk geregistreerd is. Hieronder valt niet het incidentele gebruik van een merk, dat enkel wordt aangewend om het merkrecht te behouden, en ook niet louter intern gebruik. Het gaat om gebruik als merk, en betreft de meest essentiële functie van het merk: de herkomstfunctie. Het moet gaan om daadwerkelijk exploitatie van het merk.
Wanneer sprake is van normaal gebruik is niet in z'n algemeenheid te zeggen. Dat is afhankelijk van alle omstandigheden van het geval, waaruit zal moeten blijken dat het merk daadwerkelijk commercieel gebruikt wordt. Hierbij gaat het voornamelijk om het gebruik in het economisch verkeer of het deel van de markt waar het merk voor is ingeschreven. Er is overigens geen kwantitatieve drempel.
Toepassing merkrecht
De bewijslast om aan te tonen dat sprake is van normaal gebruik, of een geldige reden voor het ontbreken daarvan, ligt in beginsel bij de merkhouder. In dit geval is dat McDonalds.
Het woordmerk Big Mac is geregistreerd op 22 december 1998. Het verzoek tot vervallen verklaring is ingediend op 11 april 2017 door Supermac's. Het merk stond ten tijde van indiening dus al vijf jaren geregistreerd. Het tijdvak waarbinnen normaal gebruik van het merk aangetoond dient te worden, betreft de periode van 11 april 2012 t/m 10 april 2017 (de dag waarop het verzoek is ingediend).
Op 25 september 2017 is door McDonalds bewijs van gebruik ingediend. Dit bestond uit het volgende:
- Drie verklaringen, ondertekend door vertegenwoordigers van McDonald’s Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Zij namen hierin significante verkoopcijfers, in relatie tot de Big Mac op, in de periode tussen 2011 en 2016. Daar zijn voorbeelden van de verpakkingsdozen, promotiebrochures en menu’s bijgevoegd.
- Verder zijn brochures en geprinte posters in het Duits, Frans en Engels overlegd, waarop de Big Mac staat afgebeeld, alsook de verpakkingen voor de burgers in hetzelfde tijdvak. Het merk staat op het materiaal afgedrukt.
- Ook zijn prints van de nationale McDonald’s websites overlegd in de periode 7 januari 2014 t/m 3 oktober 2016. Daarop staan een aantal broodjes afgebeeld, waaronder de Big Mac.
- Tot slot is een print van Wikipedia overlegd, waaruit informatie over de Big Mac blijkt: de geschiedenis, inhoud en voedingswaarden in verschillende landen.
Het Europese merkenbureau concludeert echter dat bovenstaande onvoldoende bewijs vormt voor normaal gebruik.
Waarde van het bewijs van MacDonald's?
Wat is nu de waarde van dit bewijs?
Over de verklaringen wordt opgemerkt dat deze over het algemeen, gelet op de partijdigheid van de opstellers, minder gewicht toegekend dan aan onafhankelijk bewijs. Dat geeft echter niet dat totaal geen gewicht toekomt aan dit soort verklaringen. Opgemerkt wordt dat het bewijs (de prints van de eigen website, promotiebrochures en verpakkingen) ook van de merkhouder zelf afkomstig is.
Het eindoordeel hangt af van een onderzoek dat zich uitstrekt over het gehele bewijs tezamen. De bewijskracht van de verklaringen is dus afhankelijk van de vraag in hoeverre deze ondersteund worden door het overige bewijs (de verpakkingen en labels e.d.) of bewijs dat uit een onafhankelijke bron komt. Onderzocht dient dus te worden of de inhoud van de verklaringen steun vinden in het overige bewijs.
Het bureau concludeert dat een deel van het bewijs weliswaar slaat op de relevante periode (zoals brochures en prints van de website), en op een paar lidstaten van de EU, en dat het in ieder geval een paar van de relevante goederen betreft (de broodjes), maar de omvang van het gebruik wordt daardoor niet (voldoende) wordt aangetoond.
Een deel van het bewijs is afkomstig van het internet. Het bureau oordeelt dat aan dit soort prints geen strengere eisen gesteld worden dan aan de waardering van het overige bewijs (en daaruit dus normaal gebruik kan volgen) maar dat het enkele vertonen van een merk op een website is, op zichzelf, onvoldoende is om normaal gebruik aan te tonen, tenzij de website ook de plaats, tijd en omvang van het gebruik weergeeft of deze informatie op andere wijze wordt aangetoond. Dat laatste bewijs ontbrak hier. Gedacht kan worden aan: orders van de relevante goederen of diensten geplaatst kunnen worden via de website, door een bepaald aantal consumenten in de relevante periode. Ook archieven waaruit het internetverkeer en ‘hits’ op bepaalde punten in de tijd blijken of, in sommige gevallen, de landen vanuit waar de webpagina bezocht wordt, kan zulk bewijs zijn. Echter, zoals gezegd heeft McDonalds geen van deze vormen van bewijs overlegd. Zo kan niet worden vastgesteld of, en zo ja hoe, een aankoop kan worden aangegaan of een order kan worden geplaatst.
Kortom, het overgelegde bewijsmateriaal geeft niet in voldoende detail de omvang van het gebruik weer. En de overlegde brochures, verpakkingen en prints geven niet voldoende informatie om de verkoopaantallen, om de verklaringen te kunnen ondersteunen.
Met betrekking tot de print van Wikipedia wordt nog opgemerkt dat Wikipedia kan niet worden beschouwd als een betrouwbare bron van informatie, omdat het door iedere gebruikers aangepast kan worden en daardoor enkel relevant bewijs kan zijn, als het is ondersteund door ander, onafhankelijk en concreet bewijs. Omdat de andere bewijsstukken geen (afdoende) informatie over de gebruiksomvang geven, wordt het beroep van McDonalds op de print van Wikipedia gepasseerd.
Onvoldoende bewijsmateriaal
Het overlegd bewijs wordt vervolgens in z'n totaliteit beschouwd en het bureau concludeert dat er documenten geen doorslaggevend bewijs is overgelegd, waaruit blijkt dat het merk normaal is gebruikt voor daadwerkelijke verkoop, ook omdat er geen enkel bewijs van enige handelstransactie is overgelegd, hetzij online hetzij via ‘brick-and-mortar’ winkels. Bewijs van daadwerkelijke verkopen ontbreekt dus.
Conclusie
McDonald's heeft normaal gebruik voor de goederen of diensten waarvoor het Big Mac merk is geregistreerd onvoldoende aangetoond. Daardoor wordt het verzoek toegekend en wordt het merk in zijn geheel herroepen.
Het is waarschijnlijk dat McDonald's in hoger beroep gaat van deze beslissing, en meer bewijsmateriaal zal overleggen.
Door Joost Becker, advocaat merkenrecht en Joris Vos, student-stagiair
