Omschrijving van de zaak
Op 18 april 2013 deed de rechter uitspraak in een zaak die Louboutin had aangespannen tegen Van Haren. Deze laatste schoenenketen had de volgende schoen in haar assortiment opgenomen:
Louboutin maakte daartegen bezwaar op grond van zijn ingeschreven merk. Het merk betreft de kleur rood, aangebracht op de zool van een schoen. Louboutin stelde dat de rode zool gebruikt door Van haren identiek is aan zijn “zoolmerk”, althans daarmee overeenstemt. Bovendien beargumenteerde Louboutin dat Van Haren met de verkoop van deze schoenen ongerechtvaardigd voordeel trekt uit de reputatie die het zoolmerk heeft en dat door dit gebruik schade wordt toegebracht aan het merk, doordat het onderscheidend vermogen ervan wordt aangetast.
Verweer van Van Haren
Van Haren stelde dat het ingeschreven merk van Louboutin een kleurmerk betrof. In het Libertel-arrest is bepaald dat voor het toestaan van een kleur als merk strenge eisen gelden. Die eisen zijn onder meer:
- bij het depot mag de kleur niet slechts worden gedrukt op papier, maar moet deze worden aangeduid met een internationaal erkende kleurcode;
- bij de beoordeling of de kleur als merk kan dienen wordt rekening gehouden met het algemeen belang;
- het gebruik dat van het merk is gemaakt moet in de beoordeling worden betrokken.
De rechter stelt echter vast dat het zoolmerk van Louboutin geen zuiver kleurmerk is, maar ook eigenschappen van een vormmerk kent. Aan de genoemde strenge eisen hoeft daarom niet te worden voldaan.
Geldig merk
Het is vaste rechtspraak dat een teken slechts als merk kan dienen als het zich ervoor leent om de producten (op diensten) waarvoor het merk is geregistreerd te identificeren als afkomstig van een bepaalde onderneming. En die producten dus te onderscheiden van de producten van andere ondernemingen. De rechter oordeelt dat ‘naar voorlopig oordeel voldoende aannemelijk is geworden dat het zoolmerk is ingeburgerd en in ieder geval daardoor onderscheidend vermogen heeft verkregen’. Het relevante publiek in de Benelux vat naar oordeel van de voorzieningenrechter de rode zool op als een onderscheidend teken voor de schoenen van Louboutin en die zool is dus niet puur decoratief. Dat relevante publiek betreft zowel (potentiële) klanten van hooggehakte damesschoenen in de Benelux en daarnaast ook de brede kring van in mode geïnteresseerden derden. De modebewuste dames mogen zich dus allen tot het publiek rekenen in deze zaak.
Dat dit publiek het zoolmerk opvat als onderscheidingsteken wordt (met name) aangetoond doordat ‘door verscheidene bronnen in verschillende media wordt verwezen naar de schoenen van Louboutin waarbij wordt genoemd dat deze als afkomstig van Louboutin herkenbaar zijn en herkend worden aan de rode zool’.
Inbreuk
Vervolgens oordeelt de rechter dat in vergelijking met het hierboven vastgestelde en omkaderde, geregistreerde merk van Louboutin sprake is van overeenstemmend gebruik door Van Haren. Het visuele effect dat Louboutin bereikt door haar merk toe te passen op hooggehakte damesschoenen, komt terug in de schoenen van Van Haren, die omschreven worden als ‘modieuze hooggehakte damesschoenen’. Daarbij stelt de rechtbank dat ‘zelfs de wijze waarop de rode zool bij alle schoenen van Louboutin doorloopt in de binnenkant van de hak, door Van Haren is toegepast bij haar schoenen.’ Althans, voor zover het zwarte en blauwe schoenen met een rode zool betreft. Van Haren verkocht ook rode schoenen met rode zool, deze zijn op verzoek van Louboutin buiten de beoordeling gebleven.
Oordeel
Concluderend komt de voorzieningenrechter op grond van het onderscheidend vermogen van het zoolmerk, de mate van overeenstemming tussen dat merk en de vrijwel gelijke toepassing daarvan door Van Haren op (vrijwel) identieke waren tot het oordeel dat er sprake van is dat het publiek in verwarring kan raken. Evenwel misschien niet bij aankoop, vanwege het grote prijsverschil, maar in ieder geval ‘post sale’. De rechter beveelt Van Haren dan ook binnen 24 uur te stoppen met iedere inbreuk op het merk op straffe van een dwangsom van €20.000 per dag of (naar vrije keuze van Louboutin) €500 per paar schoenen. In ieder geval meer dan de gemiddelde modieuze dame voor een paar schoenen van Van Haren zal betalen.
Zie hier een vervolg bij dit artikel.
