Positionering intellectueel eigendom
IE-rechten worden veelal in eigendom gehouden door de onderneming die deze rechten ook daadwerkelijk gebruikt en exploiteert (werkmaatschappij). Dit is vaak het gevolg van het feit dat de IE-rechten door werknemers van de onderneming tot stand zijn gebracht, en daarmee op basis van de wet toekomen aan de onderneming.
Het positioneren van IE-rechten in een werkmaatschappij brengt de nodige risico’s met zich. Zo kunnen eventuele schuldeisers van de onderneming hun vordering verhalen door beslag te leggen op de IE-rechten van de werkmaatschappij, omdat de IE-rechten onderdeel vormen van het vermogen van de werkmaatschappij. Verder kan de onderneming – in het bijzonder haar aandeelhouders – de controle over de IE-rechten verliezen ingeval de onderneming failliet wordt verklaard of in surseance van betaling komt te verkeren. In dat geval vallen de IE-rechten in de failliete boedel en kan de curator de IE-rechten aan een derde partij verkopen. Het plaatsen van IE-rechten in een separate vennootschap kan ook om andere redenen dan het ‘beschermen’ van de IE-rechten nuttig zijn: Het geeft de aandeelhouders de keuze om de IE-vennootschap (en daarmee de IE-rechten) al dan niet te behouden bij een verkoop van de werkmaatschappij.
Om deze kwetsbaarheden te voorkomen en grip te houden op de – veelal waardevolle – IE-rechten, kiezen veel ondernemingen ervoor om hun IE-rechten te positioneren in een separate juridische entiteit. Vaak wordt dit geregeld door de IE-rechten over te dragen aan een holdingmaatschappij of aan een speciaal voor dat doel opgerichte IE-vennootschap. Ook wordt wel gekozen voor de afsplitsing van IE-rechten naar een nieuwe IE-vennootschap binnen de groep. Vervolgens verleent deze IE vennootschap een licentie (gebruiksrecht) aan de werkmaatschappij, al dan niet met het recht om sub-licenties te verlenen. Het is van belang om aan de hand van de feiten en omstandigheden van het geval te bepalen wat de beste wijze is om de IE-rechten te separeren van de werkmaatschappij.
Aandachtspunten overdracht intellectuele eigendomsrechten
De wijze waarop de IE-rechten worden overgedragen, kan de nodige juridische en fiscale gevolgen hebben. In deze blog gaan wij in op de juridische en fiscale gevolgen van overdracht van IE-rechten binnen een groep. De juridische en fiscale gevolgen van de afsplitsing van IE-rechten zullen in een separate blog worden besproken (deel 2).
Juridische aandachtspunten overdracht
De overdracht van IE-rechten dient op grond van de wet aan een aantal eisen te voldoen. Zo vereist artikel 3:84 BW een geldige titel, een leveringshandeling en beschikkingsbevoegdheid van de vervreemder.
Leveringshandeling
De overdracht dient op grond van de toepasselijke regelgeving te geschieden bij akte (vgl. artikel 2 Auteurswet, artikel 65 ROW, 2.31 lid 2 BVIE en 3:95 BW). Hiervoor is voldoende dat partijen een schriftelijke overeenkomst sluiten waarin de overdracht wordt overeengekomen. Een notariële akte is niet vereist.
Als het gaat om registratie IE-rechten, zoals merkrechten en octrooirechten, is het van belang dat de overdracht wordt ingeschreven het betreffende register. De inschrijving is geen constitutief vereiste voor de overdracht. Dat betekent dat de overdracht plaatsvindt op het moment van de ondertekening van de overeenkomst van overdracht. De inschrijving is echter wel noodzakelijk voor de derdenwerking van de overdracht. Dat betekent in de regel dat de overdracht pas jegens derden kan worden ingeroepen na inschrijving van de overdracht in het register (vgl. artikel 65 lid 3 ROW).
Geldige titel
De IE-rechten kunnen onder meer worden overgedragen ten titel van koop. Daarbij dient sprake te zijn van de overdracht tegen een vergoeding in geld. De titel dient duidelijk uit de akte blijken. Als partijen geen vergoeding hebben afgesproken, dan kan dit ongewenste gevolgen hebben:
Het is te adviseren om een reële vergoeding voor de overdracht overeen te komen. Indien geen sprake is van een reële vergoeding kan dat nadelige fiscale gevolgen hebben voor de heffing van vennootschapsbelasting, dividendbelasting en/of schenkbelasting. Ook civiel-juridisch kan het consequenties hebben indien de overdracht om niet of tegen een (te) lage vergoeding heeft plaatsgevonden en de overdragende partij na de overdracht failliet wordt verklaard. In dat geval kan een curator in voorkomend geval stellen dat de overdracht schuldeisers van de onderneming heeft benadeeld en dat de overdracht derhalve ‘paulianeus’ is. Onder omstandigheden kan dit ertoe leiden dat de overdracht door een curator wordt vernietigd.
Beschikkingsbevoegdheid
Om een overdracht tot stand te brengen, moet de overdrager beschikkingsbevoegdheid zijn. Met andere woorden, de overdragende partij moet wel eigenaar zijn van de IE-rechten en bevoegd zijn deze over te dragen.
Als derde partijen zijn ingeschakeld voor de ontwikkeling van – bijvoorbeeld – software, dan rusten de auteursrechten op deze software in beginsel bij deze derde partij (tenzij schriftelijk andersluidende afspraken zijn gemaakt). De opdrachtgevende onderneming maakt in dat geval geen aanspraak op de IE-rechten maar verkrijgt slechts gebruiksrechten en kan de eigendom van de IE-rechten in dat geval niet overdragen.
Overdracht van toekomstige IE-rechten
Het voordeel van een overdracht van IE-rechten is dat ook toekomstige IE-rechten ten aanzien nog te ontwikkelen producten en diensten van de werkmaatschappij, kunnen worden overgedragen aan de holding of een IE vennootschap binnen de groep (anders dan bij een afsplitsing van IE-rechten). Dit betekent dat met één akte kan worden volstaan voor de overdracht en dat er geen aanvullende overeenkomsten nodig zijn voor de overdracht van toekomstige IE-rechten.
Fiscale aandachtspunten overdracht
Vennootschapsbelasting
Indien een Nederlandse vennootschap (in deze blog wordt uitgegaan van een besloten vennootschap, een B.V.) IE-rechten ten titel van koop overdraagt aan een andere groepsmaatschappij, zal zij daarbij in beginsel belastbare winst realiseren voor de heffing van vennootschapsbelasting voor zover de waarde in het economisch verkeer van de IE-rechten de fiscale boekwaarde daarvan overschrijdt. Omdat voortbrengingskosten van immateriële activa (waaronder IE-rechten) in het kalenderjaar van voortbrenging in één keer kunnen worden afgeschreven, zal de fiscale boekwaarde veelal laag zijn.
Om de heffing van vennootschapsbelasting bij de overdragende vennootschap (de werkmaatschappij) te beperken, zijn er een aantal mogelijkheden. De meeste geschikte route is daarbij afhankelijk van de feiten en omstandigheden van het geval. We gaan op een aantal mogelijkheden om heffing van vennootschapsbelasting te beperken verder in.
Verrekenbare verliezen
Als de overdragende vennootschap beschikt over verrekenbare verliezen, kan de belastbare winst die ontstaat bij de overdracht van de IE-rechten mogelijk worden verrekend met de aanwezige verrekenbare verliezen waardoor de belastbare winst wordt verminderd.
Herinvesteringsreserve
De winst behaald bij de overdracht kan worden gedoteerd aan een herinvesteringsreserve. Hiervoor is echter vereist dat er op het moment van vervreemding een (aannemelijk te maken) voornemen bestaat om de gereserveerde winst binnen de herinvesteringstermijn (het jaar van overdracht en de drie daarop volgende jaren) te investeren in een bedrijfsmiddel met eenzelfde economische functie. Als deze herinvestering niet plaatsvindt, dan valt de reserve alsnog belast vrij. Door het herinvesteringsvoornemen en de ‘herinvesteringsverplichting’ zal het vormen van een herinvesteringsreserve veelal weinig soelaas bieden.
Fiscale eenheid
Wanneer IE-rechten worden overgedragen binnen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting leidt dit normaliter niet tot heffing van vennootschapsbelasting omdat de fiscale eenheid als één belastingplichtige wordt gezien. Als de overdragende vennootschap (werkmaatschappij) of de overnemende vennootschap (holding of IE vennootschap) binnen een periode van zes jaren nadat de IE-rechten zijn overgedragen wordt ‘ontvoegd’ uit de fiscale eenheid (bijvoorbeeld bij een verkoop van de aandelen in één van deze vennootschappen aan een derde), zal normaliter alsnog belastbare winst voor de heffing van vennootschapsbelasting worden gerealiseerd. Een fiscale eenheid kan dus soelaas bieden, indien een ontvoeging binnen de zes-jaarsperiode niet aan de orde is.
Innovatiebox
Als sprake is van zelf voortgebrachte immateriële activa die zijn voortgebracht met werkzaamheden waarvoor een S&O-verklaring is verkregen (en voor grotere belastingplichtigen ook sprake is van een aanvullend juridisch toegangsticket zoals een octrooi of programmatuur), kan op die immateriële activa in veel gevallen de innovatiebox worden toegepast. Winst uit de immateriële activa (waaronder ook verkoopwinst) wordt dan tegen een lager effectief tarief belast (9% in 2024). Belangrijker in dit kader is veelal echter om de innovatiebox te kunnen (blijven) toepassen op voordelen verkregen uit de exploitatie van de immateriële activa na de overdracht. Het verlenen van exclusieve licenties of gebruik van de fiscale eenheid kan hierbij uitkomst bieden.
Btw
De overdracht van IE-rechten is in de basis belast met btw. Wanneer sprake is van het verrichten van btw-belaste activiteiten door de vennootschap die de IE-rechten verkrijgt is deze btw aftrekbaar. Het verlenen van een licentie is zo’n btw-belaste activiteit. Als gevolg van de btw-belaste overdracht van het IE-recht blijft ook alle btw op kosten gemaakt om te komen tot het IE-recht aftrekbaar.
Ook voor de heffing van btw geldt dat wanneer binnen een fiscale eenheid sprake is van de overdracht van het IE recht heffing van btw niet aan de orde is. Ook heeft de overdracht geen gevolgen voor een eventueel recht op aftrek van btw op (voortbrengings-)kosten.
Of de overdracht van IE-rechten kan kwalificeren als de overgang van een algemeenheid van goederen dient per overdracht te worden beoordeeld. Veelal zal hiervoor sprake moeten zijn van meer dan alleen het overdragen van het recht zelf.
Conclusie
De hierboven beschreven juridische en fiscale aandachtspunten gevolgen zullen in aanmerking genomen moeten worden bij een overdracht van IE-rechten binnen een groep. Per geval zal beoordeeld moeten worden of de IE-rechten vanuit juridisch oogpunt op een juiste wijze worden overgedragen en wat de fiscale consequenties van die overdracht zijn.
Onze fiscalisten en advocaten adviseren u hierover graag. Voor vragen kan contact worden opgenomen met Mats Emonts (belastingadviseur) en Christel Jeunink (advocaat intellectuele eigendom)
