Merkgebruik in advertenties van (niet-erkende) wederverkopers

De Hoge Raad heeft een belangrijk arrest gewezen in de zaak G-Star/Makro. Makro bood in reclamefolders jeans van het merk G-Star aan. G-Star maakt daartegen bezwaar. Zij stelt dat dit afbreuk doet aan de reputatie van het merk G-Star. Het Hof ’s-Gravenhage heeft de wijze van adverteren van Makro niet ontoelaatbaar geoordeeld. De Hoge Raad heeft zich nu uitgelaten over de vraag of voor de adverteerder een noodzaak moet bestaan voor het gebruik van merken in reclame en in het bijzonder voor het gebruik van beeldmerken.

Het maken van reclame voor producten die door de merkhouder in de Europese Gemeenschap in de handel zijn gebracht, is in beginsel toegestaan, tenzij er voor de merkhouder gegronde redenen zijn zich daartegen te verzetten. Die gegronde redenen vloeien voort uit jurisprudentie van het Hof van Justitie voor de Europese Gemeenschappen (HvJ EG). Gegronde redenen kunnen liggen in het merkgebruik van een (niet-erkende) wederverkoper. Als door dit gebruik de indruk ontstaat dat een commerciële band is tussen wederverkoper en merkhouder die er niet is, of door de wederverkoper wordt geadverteerd op een wijze die ongebruikelijk is, dan wel de reclame de reputatie van het merk ernstig schaadt, dan kan de merkhouder alsnog optreden.

G-Star had verdedigd dat uit de jurisprudentie van het HvJ EG en de relevante regelgeving óók volgt dat het gebruik maken van het (beeld)merk G-Star in reclame noodzakelijk moet zijn. Daar gaat de Hoge Raad niet in mee. Hij oordeelt dan voor een verdergaande toetsing, in het bijzonder aan de maatstaf dat het merkgebruik noodzakelijk moet zijn, geen rechtsgrond bestaat. Het uitgangspunt blijft toetsing aan de gegronde redenen. Voor het gebruik van beeldmerken geldt volgens de Hoge Raad ook geen zwaardere toets.

Dit is een belangrijk arrest, omdat de gegronde redenen-uitzondering niet verder wordt opgerekt en de uitspraak duidelijk maakt dat er geen verschil is tussen het gebruik van woord- of beeldmerken in reclame-uitingen van (niet-erkende) wederverkopers voor de toelaatbaarheid van die reclame. Het was totnogtoe onduidelijk of dit verschil relevant was of niet.

Joost Becker, advocaat merkenrecht