De Rechtbank Amsterdam heeft op 21 januari 2026 een belangrijk vonnis gewezen over precies deze problematiek. De uitspraak lijkt ook van breder belang voor de rol van IE-rechten bij overnames.
Hoe weeg je een (negatief) merkonderzoek vóór de overname juridisch mee?
Cruciaal in deze zaak is het merkonderzoek uit 2018. Dit onderzoek is verricht in het kader van de nieuwe naam en merkidentiteit voor kinderopvanglocaties. Een merkenbureau heeft beschikbaarheid van het merk “BLOS” gecontroleerd.
Uit het merkonderzoek bleek dat het oudere merk “BLOSSE", wat weliswaar niet identiek maar wel sterk gelijkend is, en voor exact dezelfde waren en diensten is geregistreerd. Het bureau waarschuwde dat dit merk ‘een fataal obstakel kan blijken te zijn bij gebruik en registratie van de naam BLOS (voor kinderopvang)', omdat het verwarring bij het publiek kan veroorzaken.
Ondanks de uitkomst van dit merkonderzoek is men doorgegaan met de naam.
Welke IE due diligence-vragen voorkomen verrassingen over merkrisico’s?
In dit overnamegeschil is een due diligence onderzoek verricht. In de dataroom stonden de BLOS-merken, en bij “Intellectual Property” onder Legal stond “Not applicable”. Bij de vraag over “any pending or threatened litigation with respect to any of the intellectual property rights owned or used". Op de vraag “Please confirm that the Group has all intellectual property rights in place that it requires to properly conduct the business of each Group Company” heeft verkoper geantwoord: “To our best knowledge, we have all intellectual property rights in place to properly conduct the business of each group Company”.
Het merkonderzoek naar BLOSSE bevond zich niet in de data room. Verkopers hebben deze ook niet op andere wijze gedeeld.
Wat doe je bij een sommatie wegens merkinbreuk na closing (rebranding)?
Na de overname is koper aansprakelijk gesteld door Stichting Blosse. Deze stichting is houder van het eerder ingeschreven Benelux-woordmerk BLOSSE. Koper heeft zich vervolgens laten adviseren door twee advocatenkantoren. Beide concludeerden dat Stichting Blosse op basis van haar oudere BLOSSE-merk waarschijnlijk met succes zou kunnen optreden tegen het gebruik van “BLOS” voor de kinderopvanglocaties. Na een sommatiebrief wegens merkinbreuk heeft koper besloten tot een volledige rebranding over te gaan.
Wanneer is sprake van schending van IE-garanties in de SPA?
Verkopers hebben in de koopovereenkomst onder meer gegarandeerd dat – voor zover hen bekend – geen (rechts)persoon inbreuk maakte, had gemaakt of dreigde te maken op de IE-rechten van enige groepsvennootschap. Voorts garandeerden verkopers dat geen activiteiten van enige groepsvennootschap inbreuk maakten of hadden gemaakt op IE-rechten van derden. Tot slot garandeerden zij dat er geen geschillen of procedures met derden over IE-rechten bestonden of werden verwacht.
Koper spreekt verkoper onder meer aan wegens schending van de garanties onder de SPA. Koper stelt dat verkoper haar niet heeft geïnformeerd over het bestaan van het Blosse-merk, het merkonderzoek en de (interne) correspondentie hierover. Volgens koper is sprake van bedrog, ‘wilful misconduct’ en/of ‘intentional concealment’ zoals bedoeld in de garanties. Verkoper zou daardoor ook onrechtmatig gehandeld en aansprakelijk zijn voor de schade, met name voor de kosten voor de rebranding.
Mededelingsplicht verkoper: moet een bekend merkrisico altijd worden gemeld?
De kern van het geschil is of verkoper welbewust informatie heeft achtergehouden over het oudere merk Blosse. Volgens het vonnis hebben verkopers geen bewuste keuze gemaakt om de informatie over het BLOS-merk niet te delen, en neemt kortgezegd aan dat de garanties niet geschonden zijn.
De rechtbank oordeelt dat verkoper met de keuze voor BLOS welbewust het gesignaleerde risico heeft aanvaard, maar dat dit een business decision is:
“Het nemen van dergelijke beslissingen is wat ondernemers doen en mogen doen, ook als een adviseur heeft gesproken van een “fataal obstakel” en een van de betrokkenen ( [naam 3] ) eerder heeft geschreven dat het hem “vrijwel onmogelijk [leek] deze naam succesvol te registreren”.
Ter zitting is hierover het volgende verklaard:
“Ik vond BLOS en Blosse echt anders. (…). Er zijn in de markt veel partijen met vergelijkbare namen. Het is niet in de aard van een partij uit de kinderopvang om er hard in te gaan. Om überhaupt een merk te registreren is vooruitstrevend. (…) Wij vonden het risico aanvaardbaar. De registratie was succesvol; er werd geen oppositie ingesteld. Dat was voor mij een bevestiging dat het risico verwaarloosbaar was. We hadden anders nooit zoveel in het merk geïnvesteerd.”
De rechtbank acht relevant dat dit (eerder als fataal ingeschatte) risico later volledig van de radar is verdwenen. In het licht van het tijdsverloop en de ontwikkelingen in die periode is dat begrijpelijk, aldus de rechtbank; het eerder gesignaleerde risico bleek zich in de praktijk immers niet voor te doen.
Verder speelt mee dat de registratie van het woordmerk BLOS zonder problemen is verlopen. Datzelfde geldt voor het beeldmerk; de merkenadviseur verwachtte bij de inschrijving van het beeldmerk BLOS "geen fataal obstakel", omdat het woordmerk BLOS inmiddels met succes was ingeschreven en bescherming van het woordmerk het belangrijkste was en reeds in orde was. Ook de uitrol van het merk BLOS gebeurde zonder problemen, ondanks het feit dat die landelijk steeds zichtbaarder werden.
De rechtbank oordeelt tevens dat de aandacht en tijd van de verkoper daarna is opgeslokt door de snelle groei van de onderneming, COVID en de gewone bedrijfsvoering. De rechtbank acht het geloofwaardig "dat Verkopers eenvoudigweg niet meer hebben gedacht aan het bestaan van het BLOSSE-Merk en de adviezen van Heldergroen en MerkWerk (die op het moment dat de gesprekken over de mogelijke overname door BFNL een aanvang namen en de Data Room werd ingericht meer dan tweeënhalf jaar ‘oud’ waren en ingehaald door de tijd".
De rechtbank acht aannemelijk dat geen sprake is van kwade bedoelingen of dat men iets trachtte te verbergen; eerder lijkt het erop dat de verkoper er simpelweg niet aan heeft gedacht.
De rechtbank ten slotte niet onbegrijpelijk dat tijdens het due diligence onderzoek en de onderhandelingen over de SPA niet alsnog “een belletje is gaan rinkelen". Naar het oordeel van de rechtbank hebben de intellectuele-eigendomsrechten niet veel aandacht gehad tijdens het verkoopproces. Koper heeft daar ook niet de nadruk op gelegd. Koper had zelfs (abusievelijk) de IE-garanties uit het eerste concept van de SPA verwijderd. Er zijn slechts twee vragen gesteld, die volgens de rechtbank “ook nog niet erg specifiek" waren, en "[o]ver de IE-garanties is dus hoegenaamd niet onderhandeld.”
Praktijklessen: zo borg je merkrisico’s contractueel en in de dataroom
Deze uitspraak bevestigt wederom dat partijen in een koopovereenkomst (sale and purchase agreement (SPA)) inderdaad contractueel kunnen bedingen dat aansprakelijkheid voor garantieschending slechts bestaat bij opzet. De zaak roept wel de vraag op hoe ver de mededelingsplicht van verkopers reikt ten aanzien van bekende IE-risico's. Zelfs als de verkoper informatie over op zichzelf bekende IE-risico's niet heeft gedeeld, die informatie niet in de data room staat en ook niet wordt gedeeld, hoeft dit niet per se tot aansprakelijkheid te leiden.
Dit onderstreept het belang van een robuust uitgevoerde IE-due diligence bij overnames, zeker bij merkgevoelige ondernemingen. Specifieke vragen verdienen dan expliciete aandacht, zoals de totstandkomingsgeschiedenis van de merknaam, historische merkonderzoeken, (negatieve) adviezen over beschikbaarheid, correspondentie met adviseurs over merkrisico’s, conflicten met concurrerende merken en lopende of dreigende bezwaren of procedures over merkinbreuk.
Gerelateerd
Wendbare onderneming
