Wanneer kunt u een merkinschrijving nietig laten verklaren?
De vordering tot nietigheid van het merk is gebaseerd op een ouder beeldmerk NAPAPIJRI van VF International, maar ook op het niet-ingeschreven teken gebruikt in combinatie met de Noorse vlag.
Deze rechten worden ingeroepen tegenover het volgende betwiste merk:
Het gaat hierbij met name om waren in klasse 25 ("kleding, schoeisel, hoofddeksels").
Wanneer is sprake van kwade trouw bij merkinschrijving?
Wanneer is er sprake van kwade trouw? Het Gerecht past de vaste rechtspraak toe, dat bij de beoordeling van kwade trouw meerdere factoren een rol spelen, namelijk (onder meer) of de aanvrager weer of behoort te weren of er reeds een gelijk of overeenstemmend teken wordt gebruikt voor gelijke of soortgelijke waren of diensten en de intentie van de aanvrager. Er mag ook rekening worden gehouden met de commerciële logica waarbinnen de merkaanvraag is ingediend, en de chronologie van de gebeurtenissen die de indiening van die aanvraag hebben gekenmerkt. Het Gerecht voegt hier aan toe dat het begrip kwade trouw ook dient te worden begrepen in ‘de context van het zakelijke leven’.
Hoe weegt commercieel succes mee bij kwade trouw?
Volgens de bewijsstukken was de aanvrager op de hoogte van het gebruik van het teken NAPAPIJRI geographic in combinatie met de Noorse vlag. Uit het dossier bleek dit onomstotelijk, waaronder uit catalogi, vermarkte producten, persartikelen, etc. Sterker nog, de merken worden geduid als ‘wereldwijd bekend’. Dat maakt ook dat geconcludeerd kan worden dat het commerciële succes van het beeldteken NAPAPIJRI geographic in combinatie met de Noorse vlag is aangetoond vóór de indiening van de merkaanvraag voor het betwiste merk.
Wanneer leidt gelijkenis tussen kledingmerken tot kwade trouw?
De gelijkenis tussen het betwiste merk en het oudere teken is een cruciaal onderdeel van de merkrechtelijke beoordeling, ook die van kwade trouw. De visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenissen worden vergeleken. In dit geval is het oordeel dat sprake is van een “opvallende gelijkenis” tussen de kledingmerken.
In het bijzonder relevant voor de beoordeling van kwade trouw is het patroon van eerder commercieel gedrag. Partijen hebben al eerder tegenover elkaar gestaan in een rechtszaak over het merkrecht. Dit bewijst de intentie van de aanvrager; het betwiste merk past daarmee niet in een eigen commerciële logica. Integendeel, er wordt aangenomen dat de intentie bestaat om in het kielzog van het kledingmerk van VF International te varen.
Wat betekent dit arrest voor uw merkstrategie in kleding?
Ut het arrest volgt dat ook succesvol een beroep op kwade trouw kan worden gedaan op basis van een niet-ingeschreven merkteken, mits aangetoond wordt dat dit merk in het handelsverkeer wordt gebruikt en de aanvrager hiervan op de hoogte was (of behoorde te zijn). Commercieel succes en bekendheid van het kledingmerk kunnen hierbij ook bepalend zijn. Dat betekent dat investeren in het documenteren en bewijzen van de bekendheid van het merk, ook vóór registratie, van belang kan zijn. Denk aan catalogi, bewijs van vermarkte producten, persberichten, reclamecampagnes e.d. naast omzetcijfers en andere bewijzen van bekendheid.
Ten slotte is het van belang om de merkstrategie van concurrenten, ook na inschrijving van hun merk, in de gaten te houden. In dit geval levert het parasitair gebruik van het merk na inschrijving ervan een aanwijzing van kwade trouw op.
Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op.
