Geen kwade trouw bij merkdepot EIFFEL

Het BBIE heeft eerder geconcludeerd dat het merk EIFFEL was aangevraagd met de bedoeling om een exclusief recht te verkrijgen voor andere doeleinden dan die welke binnen de functies van een merk vallen. Eiffel World heeft daartegen beroep ingesteld.  

Hoe beoordeelt het Benelux Gerechtshof kwade trouw bij merkregistratie?

Het Benelux Gerechtshof oordeelt over het merkdepot dat er kwade trouw aanwezig kan zijn bij zo’n depot, afhankelijk van alle omstandigheden van het geval. Het Hof bespreekt onder meer: 

• of er sprake is van een oneerlijke houding of een oneerlijk oogmerk; 

• de context van het merkenrecht, namelijk die van het economische verkeer; 

• of er aanwijzingen zijn waaruit blijkt dat de houder van een merk de aanvraag tot inschrijving van dat merk niet heeft ingediend om op een eerlijke wijze deel te nemen aan de mededinging, maar met het oogmerk afbreuk te doen aan de belangen van derden op een wijze die niet strookt met de eerlijke gebruiken of met het oogmerk een uitsluitend recht te verkrijgen voor andere doeleinden dan die welke vallen onder de functies van een merk, met name de wezenlijke functie van herkomstaanduiding. 

Volgens het Hof kan er ook rekening mee worden gehouden dat de aanvrager weet of behoort te weten dat een derde een gelijk of overeenstemmend merkteken gebruikt voor dezelfde of een soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd, het oogmerk van de aanvrager en de omvang van de rechtsbescherming. 

Daarnaast kan er ook rekening worden gehouden met de oorsprong van het bestreden teken en met het gebruik ervan sinds zijn ontstaan, met de commerciële logica die de indiening van de merkaanvraag voor dit teken volgt, alsook met de chronologische volgorde van de gebeurtenissen die deze indiening hebben gekenmerkt. 

Mag de naam van een bekend persoon als merk worden geregistreerd?

Volgens het Hof kan tevens rekening worden gehouden met de mate van bekendheid die een teken genoot op het tijdstip van de indiening van de aanvraag tot inschrijving. Daar kan ook sprake van zijn bij bekendheid van de naam van een bepaald persoon: 

“Het feit dat de aanvrager door het gebruik van een teken waarvoor inschrijving is aangevraagd, ongerechtvaardigd voordeel zou kunnen trekken uit de reputatie van een ouder merk of teken, of uit de naam van een bekend persoon, kan immers kwade trouw van de aanvrager aantonen. (…) wanneer de kwade trouw van de merkaanvrager berust op zijn bedoeling om ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van een ouder teken of een oudere naam, is het publiek dat relevant is voor de beoordeling van het bestaan van die reputatie en van het ongerechtvaardigde voordeel dat uit die reputatie wordt getrokken, het publiek waarop het betwiste merk is gericht worden geacht te kwader trouw te zijn ingediend, ondanks dat er geen gevaar voor verwarring tussen het door een derde gebruikte teken en het litigieuze merk bestaat of een derde geen teken gebruikt dat gelijk is aan of overeenstemt met het litigieuze merk.” 

Hoe wordt kwade trouw vastgesteld bij een geregistreerde merknaam?

Het Hof bespreekt deze factoren. Het Hof neemt onder meer aan de goede trouw wordt vermoed totdat het tegendeel is bewezen. Ook oordeelt het Hof dat het vermoeden van goede trouw dat de aanvrager van het merk in kwestie bij de indiening van de aanvraag tot inschrijving van dit merk geniet, kan worden weerlegd op basis van de objectieve omstandigheden van het concrete geval waarop de verzoeker tot nietigverklaring zich beroept, en het dan aan de merkhouder is “om een plausibele verklaring met betrekking tot de doelstellingen en de commerciële logica van de aanvraag tot inschrijving van dat merk te geven”. 

Het BVIE bevat volgens het Hof echter “geen bepaling die specifiek en uitdrukkelijk tot doel heeft de (achter)naam van een persoon te beschermen”. Sterker, het gebruik van een naam voor commerciële doeleinden – met name als merk – is als regel volgens het Hof toegestaan. Dat Eiffel tevens een (achter)naam is, is op zich dus geen beletsel vormt voor de inschrijving ervan als merk. 

Ook wordt geoordeeld dat het niet gebruiken van het geregistreerde Eiffel merk op zich niet volstaat om kwade trouw aan te nemen, aangezien er geen objectieve en onderling overeenstemmende aanwijzingen daarvoor zijn en zulk niet-gebruik volgens het Hof “tal van geldige redenen” kan hebben.  

Waarom blijft de merkregistratie van EIFFEL rechtsgeldig?

De bescherming als merk is in dit geval dus gewoon mogelijk. Volgens het Hof hoefde ADGE ook geen voorafgaande toestemming te geven, in ieder geval niet voor de Benelux merkregistratie van Eiffel door Eiffel World: 

“De verbintenis die Philippe Coupérie-Eiffel jegens ADGE is aangegaan met betrekking tot het gebruik van zijn eigen merk alsook het feit dat hij ervan afzag om "Gustave Eiffel" als handelsmerk te gebruiken, tonen evenmin aan dat verzoeksters bij de indiening van de merkaanvraag te kwader trouw waren. Deze verbintenis betreft immers niet verzoeksters en is voor haar niet bindend, aangezien ze geen partij was bij de betreffende toestemming.” 

De erven Eiffel hebben ook niet uitgelegd op welke wijze Eifel World ongerechtvaardigd voordeel zou trekken uit de naam of de reputatie van Gustave Eiffel. Er is volgens het Hof ook geen sprake van misleiding. Onvoldoende onderbouwd was dat het publiek het merk ten onrechte zou opvatten als afkomstig van ADGE of in ieder geval van alle afstammelingen van Gustave Eiffel, waardoor er ten onrechte een nauw verband wordt gesuggereerd tussen het Merk, Gustave Eiffel, zijn afstammelingen en zijn bouwwerken.  

Wat betekent deze uitspraak over merkdepot te kwader trouw voor IE-praktijk?

De conclusie is dat het merk Eiffel niet te kwader trouw is gedeponeerd. Deze uitspraak over het merkenrecht leert dat het enkele feit dat er een verband is tussen een bekende persoon en een merkdepot, dat depot niet per se te kwader trouw of misleidend maakt. 

Vraagt u zich af of een merkdepot in uw situatie als te kwader trouw kan worden aangemerkt? Wilt u weten welke grenzen het Benelux Gerechtshof stelt aan merkregistratie, bijvoorbeeld bij gebruik van namen van bekende personen? Of wilt u uw bestaande merkstrategie laten toetsen aan de huidige rechtspraak? Neem gerust contact op met een van onze specialisten