Rechten van de merkhouder
Een merkhouder heeft het uitsluitende recht op het gebruik van zijn merk. Hij kan daarmee derden, onder andere, verbieden zonder zijn toestemming een teken te gebruiken die gelijk is aan het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven.
Degene die namaakgoederen zonder toestemming van de merkhouder via platforms aanbiedt, handelt dus zonder meer onrechtmatig jegens de merkhouder.
Deze persoon kan de merkhouder dus sowieso aanspreken. Of het platform op haar beurt is aan te spreken, hangt af van de omstandigheden van het geval.
Wie pleegt merkinbreuk ?
Is het platform bij een eventuele merkinbreuk ook aansprakelijk? De juridische positie van de merkhouder (in dit geval Audi, die wil optreden tegen namaakgoederen) en het platform (in casu Fruugo) komen aan de orde in een recente rechterlijke uitspraak over namaakproducten van de rechtbank in Den Haag .
Allereerst moet nagegaan worden of het platform zelf ook gebruik maakt van een teken dat overeenstemt met het merk van de merkhouder. Uit de merkenrechtspraak van het Hof van Justitie volgt dat ‘gebruik’ een actieve gedraging vereist. Denk hierbij aan het uitoefenen van directe of indirecte controle over bijvoorbeeld een advertentie op het platform.
Voor (de beheerder van) een onlinemarktplaats geldt dat deze slechts zelf gebruik maakt van een merkteken, wanneer zij dit doet voor eigen commerciële communicatie. Dit wil zeggen dat het platform gebruikt merkrechtelijk het merkteken om eigen diensten te promoten.
Aanbod van namaakproducten merkinbreuk?
De rechtbank Den Haag neemt in deze zaak aan dat wanneer het platform zelf geen producten aanbiedt en de retailers die actief zijn op het platform zelf zeggenschap hebben over de plaatsing, de vorm en de inhoud van hun aanbieding, er geen sprake is van merkinbreuk. Het enkele feit dat Fruugo haar klanten wel advertentiemogelijkheden biedt, maakt dat niet anders, nu deze advertenties via een technisch en automatisch proces worden geüpload in een database. Deze advertenties dienen bovendien niet ter promotie van het platform, aldus de rechtbank, maar enkel ter promotie van de door de retailer aangeboden producten.
Beroep op platformvrijstelling bij namaakproducten?
Wanneer vaststaat dat een platform zelf geen merkinbreuk pleegt, kan dat platform mogelijk nog via de actie uit onrechtmatige daad aangesproken worden. In dat geval geldt mogelijk nog de platformvrijstelling. Om daarvoor in aanmerking te komen, moet zijn voldaan aan een aantal vereisten.
Ten eerste dient het platform een provider te zijn in de zin van artikel 6:196c lid 4 van het Burgerlijk Wetboek. Dat wil zeggen dat het een platform is waar informatie wordt opgeslagen die van een ander afkomstig is. Als aan anderen (verkopers) de gelegenheid wordt geboden om via het platform bijvoorbeeld namaak producten te verkopen, terwijl zij zelf fungeert als neutrale tussenpersoon, wordt in de regel aangenomen dat het platform geen actieve rol heeft ten aanzien van de inhoud die zij opslaat.
In de hiervoor aangehaalde uitspraak van de rechtbank Den Haag wordt geoordeeld dat Fruugo als platform een neutrale tussenpersoon is. Nu retailers de advertenties voor namaakproducten op Fruugo zelf maken en Fruugo deze informatie vervolgens via een volledig technische en automatische verwerking plaatst op haar platform, kan aangenomen worden dat zij een neutraal tussenpersoon is. Er is in dit geval dus geen sprake van een actieve rol, waardoor men kennis heeft van of controle heeft over de informatie die wordt opgeslagen. Dit kan anders zijn wanneer men zich actief inlaat met het schrijven van informatie die wordt opgeslagen of adverteerders bijstand wordt om de zichtbaarheid van advertenties te vergroten etc.
Maatregelen tegen merkinbreuk bij namaak producten?
Ook wordt in dit geval aangenomen dat het platform voldoende maatregelen heeft getroffen om namaakproducten te weren. In dit geval was er volgens de rechterlijke uitspraak een effectieve notice and takedown procedure. De merkhouder heeft Fruugo een sommatie gestuurd, waarna zij binnen een dag de toegang tot alle namaakproducten heeft geblokkeerd. Bovendien is aan verkopers die namaakproducten aanbieden een waarschuwing gegeven, en wanneer dit meerdere keren gebeurt, wordt de retailer van het platform geweerd.
Conclusie
Als op een platform namaakproducten worden aangeboden en verkocht, kan de merkhouder kan zich in het geval van een inbreuk op zijn merk richten op zowel de directe inbreukmaker als onder omstandigheden het platform zelf, tenzij deze daarvoor niet aansprakelijk is te houden. dit is goed om te weten bij bestrijding van namaakproducten.
Joost Becker, advocaat merkenrecht, met dank aan Nynke Reilink, student stagiare
