Zoeken
  1. Namaak van Daniel Wellington horloges Europa breed verboden

Namaak van Daniel Wellington horloges Europa breed verboden

Inmiddels is het vaste rechtspraak dat houders van een Europees merk, de inbreuk in één lidstaat aan de kaak kunnen stellen maar wel ineens in één procedure een Europees verbod kunnen krijgen. Een recente uitspraak van de rechtbank Den Haag over namaak Daniel Wellington horloges onderstreept dit nogmaals.
Artikel | 11 oktober 2018 | Joost Becker

Namaakproducten

Daniel Wellington (DW) stelt dat de horloges namaak- dan wel counterfeitgoederen zijn, in die zin dat daarop zonder haar toestemming een aan de DW-merken identiek teken is aangebracht. 

DW grondt haar vorderingen op artikel 9 lid 2 sub a van de Uniemerkverordening ('UMVo'). Dit artikel bepaalt dat de merkhouder gerechtigd is iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economische verkeer voor waren en diensten te verbieden wanneer het teken gelijk is aan het merk en wordt gebruikt voor waren of diensten die gelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven.

Oordeel van de rechter

DW heeft met bewijsstukken onderbouwd dat de horloges zijn nagemaakt. De rechter neemt ook aan dat onvoldoende gemotiveerd is betwist dat sprake is van namaakhorloges. De aangevallen partijen (ITG en TT) hebben volgens de rechter "hoewel dat als (ver)kopers van de horloges op hun weg had gelegen - evenmin andere, concrete informatie gegeven over de herkomst van de horloges. De enkele stelling dat de horloges rechtstreeks van het kanaal van DW komen, dat zij al langer zaken doen met Almelog en dat zij nooit eerder klachten hebben ontvangen, is daartoe onvoldoende."

Daar komt bij dat sprake is van afwijkingen in de wijze van verpakking, de labels en de horlogebanden: "Het ligt zonder nadere toelichting immers niet voor de hand dat bij in opdracht van DW geproduceerde horloges voor verdere verhandeling wijzigingen worden aangebracht in de verpakking, labels of horlogebanden. De stelling dat mogelijk sprake is van misprints of afgekeurde partijen kan ITG en TT evenmin baten. Indien dergelijke partijen zonder toestemming van DW op de markt zouden worden gebracht, is immers eveneens sprake van inbreuk op de rechten van DW. Dat zij geen inzage hebben in de serienummeradministratie van DW, zoals ITG en TT hebben aangevoerd, is op zichzelf juist, maar kan niet tot een ander oordeel leiden. Tegenover de door DW aan de hand van prints verstrekte informatie uit haar administratie hebben ITG en TT immers geen enkele andere concrete informatie - waarover zij wel zouden kunnen beschikken - over de herkomst van de horloges gesteld."

Proefaankoop

DW had een proefaankoop gedaan om de namaak te bewijzen. De rechter neemt dit bewijs over. De rechter oordeelt dat op de horloges in de proefaankoop zonder toestemming van DW aan de DW-merken identieke tekens zijn aangebracht. Door de horloges in te voeren, pleegt ITG inbreuk op de rechten van DW als houder van de DW-merken. Door het proefaankoop-horloge te verhandelen pleegt ook TT inbreuk op die rechten

Wat kan bij de rechter geëist worden bij namaakproducten?

DW stelt een hele trits vorderingen in, die grotendeels worden toegewezen door de rechter.

Verbod op merkinbreuk, met dwangsom, voor heel Europa

De gevorderde inbreukverboden worden net als de verklaring voor recht toegewezen. De rechtbank stelt de dwangsom op € 5.000,- per dag, dan wel € 1.000,- per product, met een maximum van € 250.000,-.

De rechtbank beveelt gedaagden ITG en TT, ieder afzonderlijk, binnen 24 uur in alle lidstaten van de Europese Unie, iedere inbreuk op de DW-merken te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder zich te onthouden van het importeren, promoten, aanbieden, verkopen of anderszins verhandelen van horloges waarop zonder toestemming van DW de DW-merken zijn aangebracht.

Opgave (rekening en verantwoording)

De gevorderde opgave zal wordt toegewezen, afgezien van de gevorderde registeraccountant. Het gaat om een opgave van onder meer de producenten, leveranciers en afnemers, alsook prijzen, aantallen, winst en andere relevante gegevens ter rekening en verantwoording. Deze zijn nodig voor de schadevergoeding (zie hierna).

Recall en vernietiging

De gevorderde recall en afgifte ter vernietiging worden eveneens toegewezen. De gevorderde termijnen worden gesteld op 14 en 60 dagen.

Schadevergoeding

De rechtbank oordeelt dat '[n]u gelet op de vastgestelde merkinbreuk de mogelijkheid dat DW daardoor schade heeft geleden of nog zal lijden aannemelijk is, zal de vordering onder H, betreffende vergoeding van schade nader op te maken bij staat, worden toegewezen.' 
DW heeft een gerechtvaardigd belang bij winstafdracht, voor zover er geen sprake is van cumulatie daarvan met een (in de schadestaatprocedure eventueel toe te wijzen) schadevergoeding als gevolg van inkomsten(in de zin van winst-)derving.

Proceskosten

De gedaagden worden ieder voor zich en hoofdelijk als de het ongelijk gestelde partijen in de proceskosten veroordeeld. Deze bedragen ruim 8.000 euro voor gedaagde ITG en ruim 6.000 euro voor gedaagde TT.

Conclusie

Om namaak effectief te bestrijden, is het aantrekkelijk om een Europees merk te registreren en deze bij de rechter te handhaven. Daarmee kan namelijk ineens een Europees breed verbod worden geëist bij de Nederlandse rechter, op last van een dwangsom. In dit geval worden (nagenoeg) alle andere vorderingen die betrekking hebben op de inbreuken en de namaak ook toegewezen, en worden gedaagden veroordeeld in de kosten van de procedure van en moeten zij schadevergoeding betalen.

Joost Becker, advocaat merkenrecht

 

Meer weten over namaak en nabootsing? Kom op ons seminar van 15 november 2018!