Verdere harmonisering
Eén van de doelen van de Uniemerkverordening is om het merkenstelsel in de Europese Unie te moderniseren door het effectiever, efficiënter en als geheel consistenter te maken en door het aan het internettijdperk aan te passen. Er worden gelijke voorwaarden gecreëerd voor de inschrijving en de bescherming van merken, aldus de tekst.
Begrip Uniemerk
De nieuwe regels brengen mee dat het Gemeenschapsmerk door het zogenoemde "merk van de Europese Unie" ("Uniemerk") wordt vervangen. Het bij de verordening ingestelde merkenbureau zal het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie gaan heten.
Eis van grafische voorstelling vervalt
Met de komst van de Uniemerk Verordening vervalt de eis van grafische voorstelling. In beginsel kan elk teken als merk worden ingeschreven, op voorwaarde dat het teken duidelijk, nauwkeurig, op zichzelf staand, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief is. De inschrijving van een merk moet ‘duidelijk en precies’ worden weergegeven. Hiermee komt ruimte voor het kunnen registreren van andere dan bestaande merksoorten, zoals geluidsmerken.
Artikel 4 van de Uniemerkverordening luidt als volgt
Tekens die een Uniemerk kunnen vormen
Uniemerken kunnen worden gevormd door alle tekens, in het bijzonder woorden, waaronder namen van personen, of tekeningen, letters, cijfers, kleuren, vormen van waren of verpakkingen van waren, of geluiden, mits deze
a. de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden van die van andere ondernemingen, en
b. in het register van Uniemerken („het register”) kunnen worden weergegeven op een wijze die de bevoegde autoriteiten en het publiek in staat stelt het voorwerp van de aan de houder ervan verleende bescherming duidelijk en nauwkeurig vast te stellen
Waren en diensten duidelijk en nauwkeurig omschrijven
Bescherming van Uniemerken wordt verleend met betrekking tot specifieke waren of diensten en de aard en het aantal daarvan bepalen hoeveel bescherming de houder van het merk geniet.
De waren en diensten waarvoor bescherming door middel van een Uniemerk wordt aangevraagd, moeten daarom door de aanvrager voldoende duidelijk en nauwkeurig worden omschreven om te kunnen vaststellen welke de omvang is van de aangevraagde bescherming. Het gebruik van algemene bewoordingen is daarom niet in alle gevallen aan te bevelen. In rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie is bepaald dat vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid van de omschrijvingen gelden. Deze vereisten zijn nu expliciet vastgelegd in de nieuwe regelgeving (in artikel 4 jo. artikel 28 Uniemerkverordening).
Instandhoudend merkgebruik
Volgens de nieuwe regels moet 'om redenen van billijkheid en rechtszekerheid' het gebruik van een Uniemerk in een op onderdelen afwijkende vorm, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, voldoende zijn om de verleende merkrechten te behouden, ongeacht of het merk zoals het in de praktijk wordt gebruikt ook in die vorm is ingeschreven. Dat betekent dat het merk niet per se één-op-één zoals ingeschreven gebruikt hoeft te worden, benodigd voor instandhouding. De rechter bepaalt wanneer aan het onderscheidend vermogen geen afbreuk wordt gedaan. Dit is geregeld in artikel 15.
Oppositie op grond van bekende merkbescherming
Wanneer de houder van een ingeschreven ouder bekend merk oppositie instelt tegen de aanvraag van een inschrijving van een jonger merk, kan die houder zich er (ook) op beroepen dat door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel wordt gehaald uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk. Dit staat in artikel lid 8 van de nieuwe Uniemerkverordening.
Merkinbreuk criteria
De merkinbreuk criteria blijven grotendeels gelijk. Artikel 9 lid 1 en lid 2 luidt als volgt:
1. De inschrijving van een Uniemerk geeft de houder een uitsluitend recht:
2. Onverminderd de rechten die houders vóór de datum van indiening of de datum van voorrang van het Uniemerk hebben verkregen, is de houder van dat Uniemerk gerechtigd iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economische verkeer voor waren en diensten te verbieden wanneer
a. het teken gelijk is aan het Uniemerk en wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het Uniemerk is ingeschreven
b. het teken gelijk is aan of overeenstemt met het Uniemerk en wordt gebruikt met betrekking tot waren of diensten die gelijk zijn aan of overeenstemmen met de waren of diensten waarvoor het Uniemerk is ingeschreven, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan; verwarring behelst ook de mogelijkheid van associatie met het merk;
c. het teken gelijk is aan of overeenstemt met het Uniemerk ongeacht of het wordt gebruikt voor waren of diensten die gelijk zijn aan, overeenstemmen met of niet overeenstemmen met die waarvoor het Uniemerk is ingeschreven, wanneer het een in de Unie bekend merk betreft en wanneer door het gebruik zonder geldige reden van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt gehaald uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het Uniemerk
Handelsnaamgebruik is ook merkinbreuk
Volgens de toelichting op de nieuwe tekst is eveneens sprake van een inbreuk op een Uniemerk wanneer het teken door een derde zonder toestemming als handelsnaam of soortgelijke aanduiding wordt gebruikt, voor zover dat gebruik plaatsvindt met het oog op het onderscheiden van waren of diensten. Een soortgelijke inbreukgrond kennen wij al in de Benelux-merkenregeling (artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE), maar wordt nu dus ook verder Unierechtelijk ingekleurd in artikel 9 lid 3 sub d Uniemerkverordening.
Beperkingen wegens eerlijk gebruik in nijverheid en handel
Merkhouders kunnen gebruik van hun merk door derden ‘op billijke wijze en dus volgens eerlijke gebruiken in nijverheid en handel’ in beginsel niet tegengaan, aldus artikel 12 Uniemerkverordening. Ook het gebruik van beschrijvende of niet-onderscheidende tekens of aanduidingen zal in het algemeen zijn toegestaan.
Gebruik van een merk door derden om de aandacht van de consument te vestigen op de wederverkoop van authentieke waren die oorspronkelijk door of met de toestemming van de Uniemerkhouder in de Unie waren verkocht, moet als billijk worden beschouwd wanneer dit gebruik tevens strookt met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Gebruik van een merk door derden met het oog op artistieke expressie moet als billijk worden beschouwd wanneer dit gebruik tevens strookt met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Voorts moet deze verordening worden toegepast op een wijze die de volledige inachtneming van fundamentele rechten en vrijheden, en in het bijzonder de vrijheid van meningsuiting, waarborgt.
Ook merkgebruik ter identificatie of aanduiding van waren of diensten is in beginsel toegestaan.
Verduidelijking licentie bepalingen
Volgens de nieuwe regels (artikel 22bis Uniemerk Verordening) kan een licentie op verzoek in het register worden ingeschreven. Dat gold reeds.
De nieuwe Uniemerkverordening verduidelijkt evenwel dat één of meer van de volgende licenties als zodanig kunnen worden ingeschreven: een exclusieve licentie, een sub-licentie, een tijdelijke licentie, een licentie beperkt tot een gebied van de Unie en/of een licentie beperkt tot bepaalde waren of diensten. Indien een verzoek tot inschrijving van de licentie wordt ingediend, moeten in de aanvraag om inschrijving de waren en diensten, het deel van de Unie en het tijdvak waarvoor de licentie wordt verleend, worden aangegeven.
Verschillende tarieven per klasse
Bij de aanvraag tot inschrijving van EU-merken wordt met een heffing gerekend per klasse. Voorheen gold dat er één tarief was voor de eerste drie klassen.
Hoe nu verder?
De praktijk zal moeten uitwijzen hoe de nieuwe Uniemerkverordening uitwerkt. Voor nationale merken wijzigt op korte termijn niets. Een aantal bepalingen uit de nieuwe regels zullen wel ook binnen afzienbare tijd gaan gelden voor nationale merken. Wij houden u blijvend op de hoogte van de ontwikkelingen!
Joost Becker, advocaat merkenrecht
