Overname van onderneming en overdracht van IE-licenties

Intellectuele Eigendomsrechten (“IE-rechten”), zoals octrooien, merken en auteursrechten, vormen vaak één van de belangrijkste vermogensbestanddelen van een onderneming die wordt overgenomen (de “target”). Niet altijd is de target zelf de houder van IE-rechten, maar beschikt hij over (niet overdraagbare) licenties op IE-rechten van een ander. Deze bijdrage geeft enkele aandachtspunten bij de overdracht en overname van dergelijke IE-licenties.

Wat is een (IE-)licentie?

Een (IE-)licentie is een gebruiksrecht dat de houder van een IE-recht (de licentiegever) verleent aan een ander (de licentienemer) om voor bepaalde activiteiten en in een bepaald gebied gebruik te maken van dat IE-recht. Naar de heersende opvatting geldt een licentie als een vorderingsrecht van de licentienemer op de licentiegever. Een licentie is daardoor in beginsel overdraagbaar op grond van artikel 3:83 BW. De reikwijdte van een (IE-)licentie wordt (doorgaans) vastgelegd in een licentieovereenkomst. Daarin kan worden bepaald (wat meestal ook gebeurt) dat de licentie niet overdraagbaar is. Zodoende kan de licentiegever controle houden over wie het desbetreffende IE-recht gebruikt. Deze niet overdraagbaarheid van de licentie hoeft echter niet in alle gevallen in de weg te staan aan een voorgenomen bedrijfsovername.

Onderscheid maken tussen verschillende soorten overnametransacties

Bij een overname moet onderscheid worden gemaakt tussen een aandelentransactie en een activa (passiva)transactie. In het eerste geval worden de aandelen van de target overgedragen aan de koper en zal de koper dus de nieuwe aandeelhouder van de target worden. In het tweede geval worden in plaats van de aandelen in de target, bepaalde vermogensbestanddelen (bijvoorbeeld alle of een gedeelte van de IE-rechten en/of IE-licenties en bijbehorende bedrijfsactiva) van de target overgedragen aan de koper.

Overname van IE-licenties bij activatransacties

Bij overname van licenties in het kader van een activatransactie is sprake van contractsoverneming. De verkopende en kopende partij hebben in dat geval de medewerking van de licentiegever nodig. Die medewerking kan vóór of eventueel na de overname plaatsvinden. Indien de licentie niet overdraagbaar is komt er in beginsel geen rechtsgeldige overdracht tot stand, tenzij de desbetreffende houder van het IE-recht alsnog toestemming geeft voor de overdracht van de licentie.

Overname van IE-licenties bij aandelentransacties

Bij een aandelentransactie verandert er in feite niets in de contractuele relatie tussen de licentienemer en de licentiegever. Immers, de target (licentienemer) krijgt alleen een andere aandeelhouder, maar blijft zelf bestaan. Het gevolg hiervan is dat ook de licentie(overeenkomst) ongewijzigd blijft bestaan. Er is geen sprake van een overdracht wat ook betekent dat de eventuele niet-overdraagbaarheid van de licentie niet aan de voorgenomen overname in de weg staat. Bij een aandelentransactie is dus in beginsel geen medewerking van de licentiegever nodig. Dit is echter anders indien in de licentieovereenkomst een zogenoemde “change of control bepaling” staat, op grond waarvan de licentieovereenkomst onmiddellijk eindigt ingeval van een overdracht van aandelen van de licentienemer, tenzij de licentiegever alsnog instemt met de beoogde wijziging in aandeelhouder.

Conclusie: goed onderzoek doen en zo nodig afspraken maken

Om de juridische positie van de target in een overname met betrekking tot de IE-rechten te bepalen doet u er goed aan om de IE-portefeuille (IE-rechten en IE-licenties) goed te (laten) onderzoeken. Bij IE-licenties zal in het bijzonder goed moeten worden onderzocht of er eventuele contractuele beperkingen bestaan ten aanzien van de beoogde overname van de betreffende licentie of wijziging van aandeelhouder. Doorgaans kunnen die beperkingen worden opgelost met medewerking of instemming van de licentiegever. De verkoper zal in dat geval moeten garanderen of ervoor moeten zorgen dat de houder van de IE-rechten (licentiegever) die medewerking of instemming zal verlenen.