Geregistreerde merken
Geregistreerde merken zijn zoals blijkt uit deel 1 overdraagbaar en vallen in de boedel. Zij kunnen uit de boedel als vermogensbestanddeel door de curator aan derden worden verkocht, geleverd en overgedragen.
Voorgebruiksrechten
Een voorgebruiksrecht kan worden omschreven als het recht om op grond van feitelijk voorgebruik later geregistreerde merken desgevorderd nietig te laten verklaren, met een beroep op de depot te kwader trouw-regeling. In de praktijk worden voorgebruiksrechten vaak naar analogie van andere vermogensrechten behandeld en overgedragen,[3] maar dat wil niet zeggen dat zulks terecht is. Domingus heeft de vraag of niet-geregistreerde merken in faillissement (zij doelt volgens mij op voorgebruiksrechten) door de curator kunnen worden overgedragen ontkennend beantwoord.[4] Ook Van Engelen zet vraagtekens bij de overdraagbaarheid van voorgebruiksrechten.[5]
Ter rechtvaardiging van de overdraagbaarheid van voorgebruiksrechten wordt wel verwezen naar het Rivel-arrest van het Benelux Gerechtshof. In dat arrest is geoordeeld dat de BMW (destijds) zich niet verzet tegen een overeenkomst ‘waarbij de gebruiker van een - niet gedeponeerd - merk het gebruik van dat merk staakt en ermede instemt dat de opvolgende gebruiker het gebruik op dezelfde voet voortzet, tevens de aan de oorspronkelijke gebruiker ingevolge artikel 4, lid 6, onder a, BMW toekomende bevoegdheid zich tegen een depot te verzetten, in die zin op de opvolgende gebruiker overgaat dat deze zich tegenover de deposant mede mag beroepen op het gebruik dat de oorspronkelijke gebruiker van het merk heeft gemaakt.’ [6] Met Van Engelen meen ik dat hierdoor de facto een overdracht van merkenrechtelijk voorgebruiksrecht wordt gesanctioneerd, maar onduidelijk is of dit conform het regime van art. 3:83 lid 3 BW is.[7] De BMW (thans: het BVIE) mag zich tegen een dergelijke overeenkomst dan niet verzetten, maar het Nederlandse BW staat er mogelijk wel aan in de weg.[8] Het Gerechtshof Leeuwarden heeft in 2007 zelfs expliciet geoordeeld dat rechten voortvloeiend uit voorgebruik niet overdraagbaar zijn, aangezien ‘het recht’ daar niet in voorziet.[9] Ik neig om deze redenen naar de conclusie dat voorgebruiksrechten niet als boedelbestanddeel kunnen worden overgedragen.
Dit alles ligt anders indien het voorgebruiksrecht een (wettelijk gegeven) vorderingsrecht is ex art. 3:83 lid 1 BW en daarom als zodanig overdraagbaar is.[10] Echter, in literatuur en jurisprudentie heb ik daarvan geen bevestiging gevonden.
Prioriteitsrechten (voorrangsrechten)
Het is voorts de vraag of prioriteitsrechten (art. 2.6 BVIE; art. 29 e.v. GMV) door de curator kunnen worden overgedragen. Voor de curator zijn dergelijke rechten interessant om eventueel te verkopen. Immers, daarmee kan een beroep op een eerdere datum voor latere merkdepots worden gedaan.
Gielen stelt dat het voorrangsrecht op grond van art. 4.A.1 UvP kan worden overgedragen.[11] Van Engelen merkt echter op dat prioriteitsrechten niet overdraagbaar zijn, omdat zulks niet wettelijk bepaald is (art. 3:83 lid 3 BW).[12] Volgens hem biedt de term ‘rechtsverkrijgende’ in art. 4.A.1 UvP een te smalle basis om van overdraagbaarheid te kunnen spreken. Gezien de bestaande onduidelijkheid of prioriteitsrechten al dan niet overdraagbaar zijn, doet men er volgens hem goed aan eerst prioriteit in te roepen bij de aanvrage (door de houder van het merk op basis waarvan prioriteit wordt ingeroepen), en pas daarna -zodra de aanvrage erdoor is- het merk over te dragen. Ik sluit mij op dit punt aan bij Van Engelen.[13] Ik teken daarbij aan dat er al eerder een overdracht kan plaatsvinden, namelijk van de aanvrage (zie hierna).
Het standpunt dat prioriteitsrechten wettelijk gegeven vorderingsrechten zijn, en dus wel overdraagbaar in de zin van art. 3:83 lid 1 BW, ben ik in literatuur en jurisprudentie niet tegengekomen.
Als een merk jonger dan 6 maanden vanuit een faillissement wordt gekocht, geleverd en overgedragen, dan kan de nieuwe merkhouder op basis van dat merk vanzelfsprekend nog prioriteit inroepen.
Merkaanvragen
Zijn merkaanvragen vermogensrechten en kunnen zij door de curator worden overgedragen? Gielen en Verschuur menen,[14] anders dan Van Engelen en Cohen Jehoram c.s.,[15] dat het BVIE een expliciete regeling hierover kent. Art. 2.31 BVIE bepaalt immers dat het merk kan overgaan voor de waren of diensten ‘waarvoor het is gedeponeerd of ingeschreven’. Ik sluit mij aan bij eerstgenoemde schrijvers, waarbij ik signaleer dat het volgens het Gemeenschappelijk Commentaar juist de bedoeling is dat merken ook in de depotfase kunnen worden overgedragen.[16], [17] De GMV bepaalt voor Gemeenschapsmerken expliciet dat merkaanvragen kunnen worden overgedragen (art. 24 GMV jo. art. 17 GMV).
Perikelen bij geregistreerde merken in de boedel
Vanuit de positie van de koper (en de curator) is nog van belang dat het aantreffen van geregistreerde merken in de boedel niet per definitie de conclusie rechtvaardigt dat er een geldig recht daarop bestaat. Wille en Roerdink merken in dit verband terecht op dat er nietigheids- of vervalgronden kunnen bestaan ten aanzien van geregistreerde merken in de boedel.[18] Daarom worden bij de verkoop van merken uit faillissement in de regel geen garanties verschaft; de Faillissementsgids adviseert de curator om bij de verkoop van merkrechten vast te leggen dat hij niet instaat voor de ‘volledige eigendom’ ervan.[19] Dit advies lijkt mij te beperkt. Vanuit de positie van de curator zou ik menen dat hij óók geen garanties kan geven op de geldigheid van de merken. Omdat er nogal wat haken en ogen (kunnen) zitten aan in de failliete boedel aangetroffen merken, is goed onderzoek door met name de koper naar het bestaan, het houderschap en de geldigheid van de merken onontbeerlijk.
Niet in de boedel vallende merken
Ten slotte merk ik op dat merken die vóór faillissement door de merkhouder zijn verkocht, geleverd en overgedragen niet in de boedel vallen. Daarop kunnen schuldeisers van de merkhouder ter voldoening van hun vordering in beginsel dus geen verhaal nemen. Dit geldt ook als de overdracht nog niet is ingeschreven in het merkenregister, omdat inschrijving van de overdracht geen constitutief vereiste is. Ook zonder de inschrijving zal het merkrecht van het ene in het andere vermogen overgaan. Het feit dat onder omstandigheden nodig is dat de overdracht uit het register volgt (voor derdenwerking, zie art. 2.33 BVIE en art. 23 GMV jo. art. 17 GMV), laat dit onverlet.[20]
In deel 3 van deze serie wordt ingegaan op de vraag hoe om te gaan met merklicenties in faillissement. Houd deze kennispagina in de gaten voor de andere delen van deze serie Merk en faillissement.
[1] Zie Ch. Gielen e.a., Kort begrip van het Intellectuele Eigendomsrecht (2011), nr. 405 en J.L.R.A. Huydecoper, ‘Insolventie en rechten van intellectuele Eigendom’, in: De bewindvoerder, een octopus, Serie Onderneming en Recht, deel 44, Devember: Kluwer 2008, p. 663.
[2] Welke merkrechten in de boedel vallen en aan derden kunnen worden overgedragen, is een kwestie van de al dan niet overdraagbaarheid van deze rechten; art. 3:83 BW bepaalt dat vorderingsrechten in beginsel overdraagbaar zijn, en alle andere rechten ook doch slechts wanneer de wet dit bepaalt. Zie voor een uitgebreid overzicht van al dan niet overdraagbare (IE-)vermogensrechten: Th.C.J.A. van Engelen, Onverkoopbare vermogensrechten, Artikel 3:83(3) nader beschouwd, Serie Onderneming en Recht, deel 26 (2003).
[3] Zie J.L.R.A. Huydecoper, ‘Welke kant gaat het met het IE-recht op (en waar zijn we nu)?’, WPNR 2008(6749), nr. 26.
[4] Ch.A.M. Domingus, ‘Enkele rechtsgevolgen van het faillissement van octrooi of merkhouder als licentiegever’, Tijdschrift voor Insolventierecht 2002/Special Faillissement en rechten van intellectuele eigendom, p. 295. Dit volgens haar omdat het BVIE niet bepaalt dat een niet-gedeponeerd merk overdraagbaar is en uit art. 2:19 BVIE eerder het tegenovergestelde kan worden afgeleid.
[6] BenGH 16 juni 1995, NJ 1996, 470, BIE 1996, 80, m.nt. SB (Rivel), r.o. 9-11 en 21-22, onder verwijzing naar art. 4, lid 6, onder a BMW (thans: art. 2.4 aanhef en sub f 1º BVIE).
[7] A.G. Ten Kate in zijn conclusie bij het Rivel-arrest (nr. 43) trekt de artikel 3:83 lid 3 BW problematiek expliciet uit de zakenrechtelijke sfeer, en ziet geen reden waarom het beroep op de depot te kwader touw-regeling een ‘overdracht’ van de voorgebruikspositie eist.
[8] Zie ook S.M. van Elst, ‘Doorstart en Intellectuele Eigendom’, in: Insolad Jaarboek 2008, p. 114-115, i.h.b. voetnoot 13. Ik meen dat dit ook voor Gemeenschapsmerken geldt omdat zij vermogensrechtelijk als nationale merken worden behandeld, zie art. 16 GMV.
[9] Hof Leeuwarden 14 februari 2007, LJN AZ8652 (Green Smiles), r.o. 18-19, welk oordeel zich ook uitstrekt over rechten op een ‘niet gedeponeerd merk’.
[10] De grondslag voor overdraagbaarheid van dit ‘vorderingsrecht’ zou de wet zijn, namelijk art. 2.4 aanhef en sub f BVIE en art. 2.28 lid 3 sub b BVIE (c.q. art. 52 GMV voor Gemeenschapsmerken). Echter, mede omdat de deposant te kwader trouw (vaak) niet bepaalbaar en onbekend is c.q. blijft, is het voorgebruiksrecht lastig als vorderingsrecht te kwalificeren. Mogelijk ligt dat anders indien de deposant te kwader trouw wel bekend is.
[12] Th.C.J.A. van Engelen, ‘Zekerheidsrechten op intellectuele-eigendomsrechten: een heikel avontuur’, Maandblad voor Vermogensrecht 2008, nr. 7-8, p. 150 en Van Engelen 2003, a.w., p. 86.
[13] Gielen leest art. 4.A.1. UvP kennelijk zo dat het recht van prioriteit op de ‘rechtsverkrijgende’ kan overgaan. Ik lees dat artikel echter zo dat degene aan wie het merk wordt overgedragen, nog steeds als rechtsverkrijgende prioriteit kan inroepen.
[16] Gemeenschappelijk Commentaar Protocol 2001, Publicatieblad Benelux Bulletin 2003-1, p. 143: ‘L. Artikel 11, onder A, bepaalt dat een merk voor alle of een gedeelte van de waren kan overgaan of in licentie gegeven kan worden, onafhankelijk van de overdracht van de onderneming. De wijziging voorkomt dat door het nieuwe systeem van inschrijving merken in depotfase niet meer zouden kunnen worden overgedragen of in licentie gegeven. De huidige formulering spreekt daarom niet langer van een uitsluitend recht dat in het nieuwe stelsel immers pas door inschrijving ontstaat.’ zie http://www.dzw.gr/294dd).
[17] Voor zover voor de overdracht van de merkinschrijving zelf nog een leveringshandeling nodig is, zo lees ik Verschuur 2009 a.w., dan kan deze volgens mij op grond van art. 3:97 BW bij voorbaat geschieden. (Het is hoe dan ook aan te bevelen een zo ruim mogelijke overdracht te construeren.)
[18] D.M. Wille en H.W. Roerdink, ‘De curator en intellectuele eigendom’ in: Praktijkboek Insolventierecht: capita selecta Insolventierecht (deel 6), Kluwer (Deventer) 2007, p. 42-43.
