Verwijzen naar een merk, wanneer mag dat?

Wetgeving over merken

De Uniemerkenverordening (UMV) en het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) bepalen dat inbreuk op een merk verboden is.

Echter, tegelijk bepalen deze regels dat een merk niet het recht heeft een derde te verbieden om in het economische verkeer gebruik te maken van het merk “met het oog op de identificatie van of de verwijzing naar waren of diensten als die van de houder van dat merk, in het bijzonder indien het gebruik van dat merk noodzakelijk is om de bestemming van een goed of dienst aan te duiden, met name als accessoire of reserveonderdeel”.

Verwijzend merkgebruik

Tot 2019 was in de wetgeving opgenomen ook de eis opgenomen “wanneer dat nodig is om de bestemming van een waar of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven”. Er heeft nadien dus een verruiming plaatsgevonden van de toelaatbaarheid van merkgebruik om te (kunnen) verwijzen.

Wel geldt dat voor verwijzend merkgebruik dat dit alleen is toegestaan wanneer het gebruik door de derde plaatsvindt volgens de ‘eerlijke gebruiken in nijverheid en handel’.

Geschil Infineon/NXP

In een langlopend geschil tussen Infineon en chipproducent NXP ligt de vraag voor of Infineon mag verwijzen naar het merk MIFARE van NXP. Zij heeft daarvoor met name de reden aangevoerd voor haar verwijzend gebruik van het merk dat zij de bestemming van haar eigen kaartchips wenst aan te duiden, te weten dat haar kaartchips kunnen functioneren in een Mifare omgeving. Het Hof ging hier in mee.

De vraag die het Hof óók had te beantwoorden is ook of de desbetreffende kaartchips in de praktijk altijd kunnen communiceren met elke MIFARE kaartlezer (van NXP of haar licentienemers), en welke indruk het publiek krijgt van het verwijzende merkgebruik (en of dat publiek deskundig is of niet). Volgens NXP zou dat voor de ‘eerlijke gebruiken in nijverheid en handel’ bepalend zijn. Infineon had onvoldoende onderbouwd dat dit het geval was, omdat er een aparte add-on nodig zou zijn, zo oordeelt het hof.

De zaak is vervolgens naar de Hoge Raad gegaan.

Loyaliteitsverplichting

De Hoge Raad oordeelt in dit verband dat er een loyaliteitsverplichting bestaat van marktdeelnemers tegenover de legitieme belangen van de merkhouder. Daarbij geldt dat juiste informatie moet worden verschaft, om te voldoen aan de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

De Hoge Raad oordeelt: “dat verwijzend merkgebruik met als doel het verschaffen van informatie over de compatibiliteit van het product van de derde met de waren of diensten van de merkhouder, in beginsel slechts toelaatbaar is indien die informatie juist is. Indien de geclaimde compatibiliteit in werkelijkheid niet bestaat, is dat merkgebruik immers niet in overeenstemming met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel”.

Kortom, voor zover informatie gegeven wordt over de compatibiliteit, mag verwijzend merkgebruik in beginsel slechts indien die informatie juist is. Anders is verwijzen niet in overeenstemming met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

Relevante publiek

Verder oordeelt de Hoge Raad dat in casu ook gekeken moet worden naar het relevante publiek. Hierbij maakt het bijvoorbeeld uit of het publiek (zeer) deskundig is of niet.

Infineon heeft ter onderbouwing van haar stelling dat de claim ‘Mifare compatible’ juist is, aangevoerd dat zij al vele jaren jaarlijks tientallen of zelfs honderden miljoenen chips als ‘Mifare compatible’ heeft verkocht aan vele afnemers voor gebruik in of met Mifare-systemen, zonder dat over (gebrek aan) compatibiliteit enige klacht is gekomen, en dat verschillende afnemers in deze procedure hebben verklaard dat de desbetreffende chips naar volle tevredenheid werken.

Volgens de Hoge Raad is het Hof ten onrechte voorbijgegaan aan deze stelling, door slechts te oordelen dat dit niets zegt over de juistheid van het verwijzend merkgebruik. Volgens het arrest van de Hoge Raad komt het er bij het bepalen van de juistheid van de verwijzing erop aan hoe het relevante publiek de verwijzing zal opvatten. Niet zonder meer beslissend is of in de praktijk de kaartchips altijd kunnen communiceren met MIFARE apparaten (dus of dit ‘technisch juist’ is), maar hoe het relevante publiek (dat in deze zaak als met hoge graad deskundig wordt beschouwd) de verwijzing naar het merk heeft begrepen. Daarbij speelde ook een rol dat uit de gedingstukken kennelijk bleek dat kaartchips van NXP zelf ook een add-on nodig zouden hebben om te kunnen communiceren met MIFARE-kaartlezers. Daar mocht het Hof niet zomaar aan voorbij gaan.

Conclusie over verwijzend merkgebruik

Bij het verwijzen naar een merk komt het er met name op aan hoe het relevante publiek de uiting zal opvatten. Verwijzend merkgebruik moet in ieder geval steeds wel in overeenstemming zijn met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

Joost Becker, advocaat merkenrecht