Schadevergoeding en winstafdracht in Intellectueel Eigendomsrecht

Algemene vereisten voor schadevergoeding

In beginsel geldt voor iedere aanspraak op schadevergoeding, ook die uit hoofde van een Intellectueel Eigendomsrecht (IE-recht) de vereisten uit het wetsartikel 6:162 BW. Kort gezegd, er moet sprake zijn van

• Inbreuk op een IE-recht
• Schade
• Causaal verband tussen de inbreuk en de schade
• Toerekenbaarheid
• Relativiteit

Het oordeel of er sprake is van 1) een inbreuk op een IE-recht en 2) schade moet vaststaan worden aangenomen door de rechter in een juridische procedure. In veruit de meeste zaken over schadevergoeding wordt geprocedeerd in een bodemprocedure. Normaliter geldt voor 3) causaal verband het conditio sine qua non-criterium, dus een feitelijk causaal verband: zou de schade ook zijn ontstaan bij het wegdenken van de inbreuk? Zo niet, dan kan worden aangenomen dat causaal verband bestaat. Voor wat betreft 4) de toerekenbaarheid zijn in de rechtspraak (zie hierna) enkele grijstinten te zien. Tot slot geldt dat er in beginsel geen recht op geen schadevergoeding indien 5) de geschonden norm niet strekt tot bescherming tegen schade zoals door benadeelde geleden.

Volgens artikel 6:95 BW bestaat de schade die op grond van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding moet worden vergoed, uit vermogensschade en uit ander nadeel, en wat dit laatste betreft, voor zover de wet recht geeft op vergoeding hiervan. Vermogensschade omvat zowel geleden verlies als gederfde winst, aldus artikel 6:96, eerste lid, BW. Het gaat bij een IE-inbreuk veelal om het verschil van de hypothetische vermogenstoestand, zoals die zonder de inbreuk zou zijn geweest en de vermogenstoestand na de inbreuk.

Handhavingsrichtlijn

Op grond van artikel 13 van de Handhavingsrichtlijn geldt het volgende. Vergoeding van schade die het gevolg is van een inbreuk door een inbreukmaker die wist of redelijkerwijs had moeten weten dat deze aanleiding zou geven tot een dergelijke inbreuk, moet het bedrag van de aan de rechthebbende toegekende schadevergoeding betalen. Hierbij wordt rekening gehouden met alle omstandigheden van het geval, zoals het door de rechthebbende geleden inkomensverlies of de door de inbreukmaker onrechtmatig gemaakte winst en, in voorkomend geval, de aan de rechthebbende toegebrachte morele schade. Als alternatief, bijvoorbeeld indien de feitelijke schade moeilijk te bepalen is, kan het bedrag van de schadevergoeding worden afgeleid uit elementen als het bedrag aan royalty’s of vergoedingen dat verschuldigd zou zijn geweest indien de inbreukmaker toestemming had gevraagd om het intellectuele-eigendomsrecht te gebruiken.

In de richtlijn is ook opgenomen dat lidstaten kunnen bepalen dat rechterlijke instanties invordering van winsten of betaling van een vooraf vastgestelde schadevergoeding kunnen gelasten, indien de inbreukmaker niet wist of niet redelijkerwijs had moeten weten dat hij inbreuk pleegde. Echter, Nederland heeft dit niet geïmplementeerd.

Vergoeding bij inbreuk op Intellectueel Eigendomsrecht

De regels omtrent schadevergoeding en winstafdracht staan voor wat betreft het auteursrecht in Artikel 27 Auteurswet en Artikel 27a Auteurswet. Voor het merkenrecht en modellenrecht staan art. 2.21 BVIE (schadevergoeding, lid 4 winstafdracht) en art. 3.17 (schadevergoeding, lid 4 winstafdracht) van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen).

Het Hof van Justitie EU heeft in een aantal arresten uitspraak gedaan, waaruit blijkt dat het gaat om werkelijk geleden schade, voor integraal herstel, De vergoeding dient dus tot herstel van de schade die deze door de inbreuk daadwerkelijk heeft geleden. Er is in beginsel geen ruimte voor een niet-compensatoire vergoeding of ‘forfaitaire toeslag’ (vgl. punitive damages).

Het Hof heeft evenwel ook uitgemaakt dat de houder van een intellectuele-eigendomsrecht waarop inbreuk is gemaakt, van de inbreukmaker hetzij vergoeding van de door hem geleden schade kan verlangen rekening houdend met alle passende aspecten van het concrete geval, hetzij – zonder dat hij de feitelijke schade hoeft aan te tonen – betaling kan vorderen van een bedrag ter hoogte van tweemaal de passende vergoeding die verschuldigd zou zijn geweest indien toestemming was verleend om het betrokken werk te gebruiken. Daarbij geldt wel dat indien het bedrag duidelijk en aanzienlijk de daadwerkelijk geleden schade overstijgt dat leidt tot verboden rechtsmisbruik.

Indien de schade wordt (forfaitair) berekend, afgaande op de licentievergoeding, moet bij de schadeberekening naast het licentiebedrag alle schade gedekt worden die nauw verband houdt met het niet-betalen van deze vergoeding, waartoe met name de betaling van vertragingsrente kan behoren.

In passende gevallen, bijvoorbeeld als de schade moeilijk te bepalen is, kan de rechter de schadevergoeding vaststellen als een forfaitair bedrag: de licentievergoeding die anders verschuldigd was geweest.

Het is onder omstandigheden wel mogelijk om daar bovenop aanspraak te maken op vergoeding van geleden morele schade, waarbij gedacht kan worden aan immateriële schadevergoeding. Soms wordt hieronder ook verstaan aantasting van reputatie, aantasting van persoonlijkheidsrechten en dergelijke.

Schadebegroting

Het uitgangspunt bij de berekening van de schade is dat mag worden uitgegaan van concrete schade van benadeelde, die abstract berekend mag worden. Echter, indien er in het geheel geen (concrete) schade is, dan is er ook geen ruimte voor vergoeding daarvan.

Mogelijke vormen van schadebegroting kunnen bijvoorbeeld de volgende zijn:

• Door rechthebbende gederfde winst door verminderde afzet
• Door de rechthebbende gemiste royalty vergoeding
• Waardevermindering of exclusiviteitsvermindering van het IE-recht?

Het is in beginsel aan de rechthebbende om aan te tonen dat. Er kan in een juridische proceudre wel rekening en verantwoording worden gevorderd.

Winstafdracht

Naast schadevergoeding, is het ook mogelijk om winstafdracht te vorderen, met dien verstande dat slechts aanspraak kan worden gemaakt op vergoeding van de hoogste van beide bedragen. Er zijn verschillende methoden mogelijk om de winst mee te berekenen. De rechter heeft hier een grote vrijheid.

De rechter mag, net als bij schadevergoeding, de af te dragen winst ook schatten, met dien verstande dat dan een zo realistisch mogelijke schatting van de daadwerkelijk behaalde winst moet worden gemaakt, op grond van alle omstandigheden van het geval.

Andere schade?

Verder geldt nog dat economische gezien ook andere vormen van schade voor vergoeding in aanmerking kunnen komen, waarbij gedacht kan worden aan buitengerechtelijke kosten of advocaatkosten, zijnde vermogensschade resp. proceskosten. De wet kent daarnaast ook nog een aantal andere vormen, waarbij de Ie-rechthebbende onder omstandigheden recht heeft op een redelijke of billijke vergoeding.

Joost Becker, advocaat intellectuele eigendom