1. Due diligence
Een (voorafgaand) due diligence-onderzoek is meestal onderdeel van de fusie of overname. Ten aanzien van merken wordt de volledige merkenportefeuille van de target in kaart gebracht.
De voorgenomen koper dient (o.m.) vast te stellen (1) welke merken door de target zijn geregistreerd en/of worden gebruikt, (2) in hoeverre de target bevoegd is om die merken te registreren en/of gebruiken, (3) in hoeverre er licenties of beperkte rechten (zoals een pandrecht) op de merkrechten rusten, (4) of de merken onderwerp van discussies of geschillen zijn geweest. Daarvoor is medewerking van de target vereist.
Let op: licenties kúnnen worden ingeschreven in de registers van het BOIP (Benelux) en EUIPO (Europese Unie), maar dat is niet verplicht. De registers geven dus geen uitsluitsel over het bestaan van een licentie.
2. Overdracht van merken moet schriftelijk en voldoende bepaald
De (Benelux en Europese) merkenwetgeving vereist dat merkregistraties schriftelijk worden overgedragen. Dit betekent dat de merkrechten in de koopovereenkomst benoemd moeten worden als over te dragen activa. Je doet er verstandig aan om de merkrechten expliciet te benoemen, inclusief registratienummers en territoirs, om te waarborgen dat de overdracht ‘voldoende bepaald’ is (c.q. voldoende specifiek omschreven).
3. Garanties
Als koper is het verstandig om in de koopovereenkomst op te nemen dat de verkoper ervoor instaat dat de merkrechten (1) daadwerkelijk eigendom van de target zijn, (2) er – anders dan door partijen is besproken – geen licenties of beperkte rechten op de merken rusten, (3) de merken – anders dan door partijen is besproken – geen onderwerp van geschillen zijn (geweest).
4. Compliance en inschrijving
Als de merkenportefeuille (mede) Uniemerken (‘Europese merken’) bevat, houd er dan rekening mee dat weliswaar iedereen een Uniemerk kan houden, maar dat houders die buiten de Europese Unie gevestigd zijn een vertegenwoordiger of gemachtigde moeten aanwijzen die wél in de Europese Unie gevestigd of woonachtig is. Dit speelt vooral een rol bij transacties met een koper die buiten de Europese Unie gevestigd is. Een praktische oplossing is dat de koper een Europese merkengemachtigde aanwijst als vertegenwoordiger c.q. gemachtigde. Sommige bedrijven kiezen er ook voor om een compliance team in de EU te vestigen, en daarmee aan het vereiste te voldoen.
Daarnaast is het verstandig om de overdracht in te schrijven in de merkenregisters van het BOIP (voor Beneluxmerken) of het EUIPO (voor Uniemerken). Dit is weliswaar geen verplichting of zogenoemd ‘constitutief vereiste’, maar de merkenwetgeving bepaalt uitdrukkelijk dat de overdracht van een merk pas na inschrijving aan derden kan worden tegengeworpen. Dit wordt ook wel de ‘derdenwerking’ genoemd.
5. Merkenbewaking na overdracht
Nadat de merken zijn overgedragen rust de verantwoordelijkheid om de merkregistraties te onderhouden doorgaans bij de koper. Dit betekent dat de koper ervoor moet zorgen dat de jaarlijkse registratietaksen tijdig worden voldaan, en dat er adequaat wordt gereageerd op administratieve handelingen van het merkenbureau (bijv. als een derde een nietigheidsprocedure start). Sommige bedrijven doen dit intern, maar veel bedrijven schakelen hiervoor een merkengemachtigde in.
