Nabootsing product
iclean houdt zich bezig met de verkoop van onder meer wasstraten en wastunnels voor personenauto’s en vrachtwagens, wasboxen en waseenheden voor honden, alsmede met het ontwikkelen en verkopen van biologische waterzuiveringssystemen voor carwashes.
De ex-werknemer was van 1 januari 2012 tot 1 april 2019 in dienst bij iclean in de functie van servicemanager, één van de hoogste technische functies binnen iclean. Per 1 april 2019 is de ex-werknemer in dienst getreden bij TSG. TSG is het Nederlandse onderdeel van de wereldwijd actieve TSG-groep. TSG houdt zich bezig met het verlenen van technische diensten, waaronder de bouw en aanleg van carwashinstallaties.
Eén van de door iclean verkochte waterzuiveringssystemen is het Bionic-systeem. Hiermee wordt gebruikt water op biologische wijze gezuiverd, zodat het kan worden hergebruikt. De basisvariant bestaat uit een opstelling met één bioreactor en één watercyclone, met daarbij een rek met daarop een schakelkast met onderdelen die het zuiveringsproces regelen, ondersteund door software. Er bestaan ook versies met meerdere bioreactoren en meerdere watercyclones. Van bovenaf gezien hebben de dubbele cilinder de vorm van een 8. De ex-werknemer van iclean was nauw betrokken bij de ontwikkeling van het Bionic-systeem.
Nadat de ex-werknemer bij TGS in dienst is getreden, heeft TGS een nieuw waterrecyclesysteem ontwikkeld, met de naam ‘CleanWater’. Het uiterlijk van de Cleanwater vertoonde grote overeenstemming met de Bionic van iclean. Dat de Cleanwater voor verwarring zorgde op de markt, bleek onder meer uit het gegeven dat iclean door een andere marktpartij werd benaderd met de vraag of de Cleanwater een kopie was van de Bionic of dat er een partnerschap bestond tussen iclean en TSG.
In de tussen de ex-werknemer en iclean gesloten arbeidsovereenkomst was een concurrentiebeding, een geheimhoudingsbeding en een beding met betrekking tot intellectuele eigendom opgenomen.
Iclean stelde zich in dit kader onder meer op het standpunt dat sprake was van een schending van het non-concurrentiebeding uit de arbeidsovereenkomst, dat de ex-werknemer op onrechtmatige wijze de bedrijfsgeheimen van iclean heeft gebruikt en dat het door TSG op de markt gebrachte product een slaafse nabootsing van haar product was.
Schending arbeidsovereenkomst
De rechter oordeelde dat de ex-werknemer met zijn activiteiten op het gebied van carwash, het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst heeft overtreden. De ex-werknemer wordt het dan ook – op straffe van een dwangsom - tot 1 april 2021 verboden om nog werkzaamheden te verrichten met betrekking tot carwash en (biologische) waterzuiveringssystemen.
Van een schending van het geheimhoudingsbeding in de arbeidsovereenkomst was volgens de rechter echter geen sprake. Op grond van het geheimhoudingsbeding was de ex-werknemer verboden om na de beëindiging van zijn dienstverband met iclean informatie te verschaffen over de werkzaamheden, de organisatie en de in- en externe contacten van iclean. De rechter was echter van oordeel dat iclean geen feiten of omstandigheden naar voren gebracht heeft waaruit volgt dat de ex-werknemer dit beding heeft overtreden:
“Zonder nadere toelichting – die iclean niet heeft gegeven – valt niet in te zien dat de door haar gestelde en door [naam gedaagde] overigens betwiste verwijten aan zijn adres – waaronder het verwerven en/of delen van raap-/stuklijsten, software, stukken met daarop informatie, knowhow in het hoofd van [naam gedaagde] – onder het bereik van dit beding vallen. De op het geheimhoudingsbeding gerichte vorderingen worden daarom afgewezen.”
Geen schending Wet bescherming bedrijfsgeheimen
De Wet bescherming bedrijfsgeheimen beoogt houders van bedrijfsgeheimen te beschermen tegen openbaarmaking daarvan. iclean heeft gesteld dat het niet anders kan zijn dan dat de ex-werknemer tekeningen, -schema’s, onderdelenlijsten, recept/dosering bacteriën start pack en nutrient pack, doorontwikkelde onderdelen, E-schema’s en (regulerings)software aan TSG heeft geopenbaard.
Volgens de rechter heeft iclean echter geen feiten of omstandigheden naar voren gebracht waaruit volgt dat al deze zaken de door ex-werknemer aan TSG zijn verstrekt. De rechter oordeelde hierover:
“Het feit dat X en TGS een waterzuiveringssysteem hebben ontwikkeld dat uiterlijke gelijkenissen vertoont met de Bionic is onvoldoende om aan te nemen dat hiervoor bedrijfsgeheime informatie van iclean is gebruikt. De buitenkant van de Bionic is niet te beschouwen als een bedrijfsgeheim. Ook de betrokkenheid van X bij de ontwikkeling van de CleanWater is onvoldoende om aan te nemen dat voor het binnenwerk en/of de werkzaamheid ervan noodzakelijkerwijs gebruik is gemaakt van bedrijfsgeheime informatie van iclean. iclean heeft op dat punt ook alleen maar zonder nadere onderbouwing gesteld dat een en ander het wel hetzelfde zal zijn.”
Wel een slaafse nabootsing
iclean heeft zich verder op het standpunt gesteld dat de CleanWater van TSG een slaafse nabootsing is van de Bionic. Dit beroep op slaafse nabootsing slaagt.
De nabootsing van andermans producten is in beginsel toegestaan. Echter, dit wordt anders indien door de nabootsing verwarring bij het publiek valt te duchten en de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting om bij het nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk is om verwarringsgevaar te voorkomen, zonder daarbij afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product. In dat geval is sprake van een ongeoorloofde nabootsing en derhalve van een onrechtmatige daad. De rechter die heeft te beoordelen of, gelet op de totaalindrukken van de producten, sprake is van een (gevaar voor) nodeloze verwarring bij het desbetreffende publiek, dient daarbij alle relevante omstandigheden van dat geval te betrekken. Hierbij is onder meer van belang of het nagebootste product een eigen gezicht in de relevante markt heeft en in hoeverre de overeenkomende kenmerken technisch bepaald zijn.
iclean heeft gesteld dat de Bionic een eigen gezicht op de relevante markt heeft, omdat het door afnemers wordt herkend als afkomstig van iclean. Ter onderbouwing van dit standpunt heeft iclean onder meer verwezen naar de wezenlijk afwijkende vormen van waterzuiveringssystemen van concurrenten. Omdat TGS niet heeft betwist dat de Bionic zich onderscheidt van gelijksoortige producten op de (waterzuiverings)markt, neemt de voorzieningenrechter aan dat de Bionic door de 8-vorm aanzienlijk verschilt van de rest van de markt, het zogenoemde ‘umfelt’.
Gelet op de gelijkenissen in de uiterlijke kenmerken van de beide systemen en omdat er naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter onvoldoende aannemelijk is dat de gelijkenissen alleen te wijten zijn aan technische eisen, neemt de voorzieningenrechter aan dat sprake is van een slaafse nabootsing en verbiedt de voorzieningenrechter de verhandeling en promotie van de CleanWater te verbieden.
Het verbod wordt echter wel voorwaardelijk opgelegd; het verbod verliest zijn werking indien iclean niet binnen twee maanden na het vonnis een bodemprocedure aanhangig maakt waarin de rechtmatigheid van de CleanWater aan de orde wordt gesteld of wanneer in die bodemprocedure in een uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis uitspraak wordt gedaan.
Conclusie
De ex-werkgever wordt aldus op meerdere punten in het gelijk gesteld. Naast een schending van het non-concurrentiebeding, wordt een slaafse nabootsing aangenomen. Een schending van bedrijfsgeheimen wordt echter niet aangenomen, simpelweg omdat niet is aangetoond dat nagebootste product is gemaakt met gebruik van de bedrijfsgeheimen van de ex-werknemer.
De belangrijkste conclusie die uit deze uitspraak kan worden getrokken is dat het voor een ex-werkgever loont om zich op meerdere grondslagen te beroepen en zich niet enkel te baseren op de arbeidsovereenkomst bij de beoordeling van de vraag of een ex-werknemer kan worden aangesproken. Ook een beroep op intellectuele eigendomsrechten, de Wet bescherming bedrijfsgeheimen of slaafse nabootsing kan zinvol zijn. Een rechter zal uiteraard wel per grondslag beoordelen of aan de wettelijke vereisten daarvoor is voldaan.
